Die Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess

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Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Rechtswissenschaft

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https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8288-4700-2

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Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Rechtswissenschaft Band 164

Anton Frey

Die Aufbrauchfrist

im Patentverletzungsprozess

Tectum Verlag

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Anton Frey

Die Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag Reihe: Rechtswissenschaft; Bd. 164

Zugl.: Münster (Westf.), Univ., Diss. der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, 2021 D6

ePDF 978-3-8288-7786-3

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4700-2 im Tectum Verlag erschienen.)

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fa‐

kultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im November 2020 als Dissertation angenommen. Aufgrund der zwischenzeitlichen Gesetzesänderungen durch das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts wurden die Passagen, die sich vor‐

mals noch mit dem Regierungsentwurf des Gesetzes beschäftigten, aktualisiert.

Mein Dank gilt all jenen, die mich bei der Arbeit an dieser Dissertati‐

on durch Hinweise, Ratschläge und Kritik unterstützt haben. Folgende Personen möchte ich besonders hervorheben:

In erster Linie möchte ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr.

Thomas Hoeren für sein Vertrauen in mich und seine Betreuung dan‐

ken. Angefangen von der Themensuche bis hin zur äußerst schnellen Korrektur und der abschließenden Möglichkeit, meine Arbeit am ITM einem großen Publikum vorstellen zu dürfen. Bedanken möchte ich mich außerdem bei Herrn Prof. Dr. Jochen Bühling für den persönli‐

chen Austausch und seine inhaltlichen Anregungen. Danken möchte ich ferner Herrn Prof. Dr. Ingo Saenger für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Größter Dank gebührt schließlich meinen Eltern Eva Maria und Prof.

Dr. Christopher Frey, die mich immer vorbehaltlos unterstützt, gefor‐

dert und gefördert haben, meiner Schwester Pauline Höltje und natür‐

lich meiner Freundin Katharina Koch.

Berlin im September 2021 Anton Frey

V

(7)

(8)

Inhaltsverzeichnis

Einführung... 1 Anlass der Untersuchung...

§ 1 1

Gang der Untersuchung...

§ 2 5

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch und seine

Folgeprobleme...

Teil 1:

7 Grundlagen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs...

§ 3 8

Das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers ...

A. 8

Das Regel-Ausnahme-Prinzip des Unterlassungsanspruchs ...

B. 9

Folgeprobleme des Unterlassungsanspruchs ...

§ 4 11

Der Unterlassungsanspruch bei standardessentiellen Patenten ...

A. 11

Standardessentielle Patente ...

I. 11

Auswirkungen ...

II. 13

Kartellrechtliche Beschränkung der Durchsetzbarkeit des

Unterlassungsanspruchs ...

III.

14 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ...

1. 14

Voraussetzungen nach der Entscheidung Huawei Technologies/ZTE ...

2. 15

Folgen der Entscheidung Huawei Technologies/ZTE ...

3. 16

Fazit ...

IV. 17

Der Unterlassungsanspruch bei komplexen Produkten ...

B. 18

Komplexe Produkte ...

I. 18

Begriffsbestimmung und Beispiele komplexer Produkte ...

1. 18

Produktentstehung komplexer Produkte nach VDI 2221 ...

2. 20

Planungsphase ...

a) 21

Entwicklungsphase ...

b) 21

Produktionsphase ...

c) 23

Zusammenwirken mehrere Akteure ...

3. 24

VII

(9)

Gründe des hohen Schutzrechtsaufkommens bei komplexen

Produkten ...

4.

26 Querschnittstechnologien ...

a) 26

Strategische Verwertungsmotivationen ...

b) 27

Steigende Arbeitsbelastung der Patentämter ...

c) 28

Berücksichtigung komplexer Produkte nach bisheriger

Rechtsanwendung ...

II.

29 Bei Entscheidungen über einen Unterlassungsanspruch ...

1. 29

Verlangte Sorgfaltspflichten von Händlern und Importeuren ...

2. 31

Auswirkungen ...

III. 33

Drohpotenzial des Unterlassungsanspruchs ...

1. 33

Unmittelbare Produktionsumstellung ...

a) 33

Kooperation durch Patentpools oder Cross-Lizenzverträge ...

b) 35

Abschluss eines Lizenzvertrages ...

c) 36

Patentrechtliche Unsicherheiten bei Entwicklung und Herstellung ...

2. 37

Freedom-to-Operate Analyse ...

a) 38

Steigendes Risiko eines Patentverletzungsprozesses ...

b) 39

Drohendes Innovationshemmnis ...

3. 40

Gefahr einer gehemmten Produktentwicklung komplexer Produkte ...

a)

40 Steigende Ausgaben aufgrund von Patentverletzungen ...

b) 41

Argumentation des Design-Around ...

c) 42

Fazit ...

IV. 43

Der Unterlassungsanspruch in Hinterhaltssituationen ...

C. 44

Hinterhaltssituationen ...

I. 44

Nicht-praktizierende Patentinhaber und „Patent-Trolle“ ...

1. 45

Non-practicing entities ...

a) 46

Patent-Troll ...

b) 47

Strategischer Einsatz des Unterlassungsanspruchs ...

2. 48

Gründe für das Auftreten von Hinterhaltssituationen in Deutschland ....

3. 50

Auswirkungen der Entscheidung eBay v. MercExchange L.L.C. ...

a) 51

Stellenwert deutscher Ausschließlichkeitsrechte ...

b) 51

Merkmale des deutschen Patentrechtssystems ...

c) 52

Berücksichtigung von Hinterhaltssituationen nach bisheriger

Rechtsanwendung ...

II.

53 Rechtsanwendung bei Entscheidungen über einen

1.

Inhaltsverzeichnis

(10)

Rechtsanwendung im vorläufigen Rechtsschutz und im

Zwangsvollstreckungsrecht ...

2.

56 Auswirkungen ...

III. 58

Steigende Anzahl von Rechtsstreitigkeiten ...

1. 58

Drohendes Innovationshemmnis ...

2. 59

Fazit ...

IV. 61

Der Unterlassungsanspruch bei berechtigten Interessen Dritter ...

D. 62

Berechtigte Interessen Dritter ...

I. 63

Fallgruppe der öffentlichen Gesundheit ...

1. 63

LG Düsseldorf – Herzklappe ...

a) 63

LG Mannheim – Replagal ...

b) 64

LG Düsseldorf – Glycolisierte Antikörper ...

c) 65

Weitere potenziell berechtigte Interessen Dritter ...

2. 66

Berücksichtigung berechtigter Interessen Dritter nach bisheriger

Rechtsanwendung ...

II.

68 Auswirkungen ...

III. 71

Fazit ...

IV. 72

Zwischenergebnis ...

E. 73

Lösungsansätze in der Literatur und des Gesetzgebers ...

Teil 2: 75

Lösungsansätze in der Literatur ...

§ 5 76

Vollstreckungsrechtliche Lösungsansätze ...

A. 76

Lösungsansätze de lege lata ...

I. 76

Schutzantrag des Schuldners, § 712 ZPO ...

1. 76

Vollstreckungseinstellung, §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO ...

2. 77

Lösungsansätze de lege ferenda ...

II. 78

Anpassung des § 712 ZPO ...

1. 78

Beschränkung der vorläufigen Vollstreckbarkeit ...

2. 79

Kritische Würdigung ...

III. 80

Materiell-rechtliche Lösungsansätze ...

B. 82

Einwand der Unverhältnismäßigkeit ...

I. 82

Entstehungsgeschichte des Unterlassungsanspruchs ...

1. 83

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als ungeschriebener Grundsatz ...

2. 84

Richtlinienkonforme Auslegung des Unterlassungsanspruchs ...

3. 85

Einwand des Rechtsmissbrauchs im engeren Sinne ...

II. 87

Konzept der Praktizierungsobliegenheit ...

III. 88

IX

(11)

Rechtsfolgen ...

IV. 90

Ausschluss des Unterlassungsanspruchs ...

1. 90

Finanzielle Ersetzung des Unterlassungsanspruchs ...

2. 91

Gewährung einer Aufbrauchfrist ...

3. 92

V. 92

Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung

des Patentrechts...

§ 6

95 Darstellung der Gesetzesänderungen ...

A. 96

§ 139 Abs. 1 Satz 3, 4, 5 PatG ...

I. 96

§ 145a PatG ...

II. 99

§§ 82, 83 PatG ...

III. 100

Sonstige Änderungen ...

IV. 101

B. 102

Rechtsdogmatik der Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess...

Teil 3: 107

Die Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess...

§ 7 108

Entstehungsgeschichte der Aufbrauchfrist ...

A. 108

Entstehung des Rechtsinstituts ...

I. 108

Begriffsentwicklung ...

II. 110

Arten der Aufbrauchfrist ...

B. 112

Aufbrauchfrist im engeren Sinne ...

I. 112

Umstellungsfrist ...

II. 113

Beseitigungsfrist ...

III. 114

Übertragbarkeit der Aufbrauchfrist auf den Patentverletzungsprozess ...

C. 115

Höchstrichterliche Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist im

Patentverletzungsprozess ...

I.

115 Entscheidung Autodachzelt ...

1. 115

Entscheidung Heuwerbungsmaschine II ...

2. 118

Entscheidung Wärmetauscher ...

3. 119

Fazit ...

4. 122

Stimmungsbild in der Literatur ...

II. 123

Rechtsgrundlage und Rechtsnatur der Aufbrauchfrist ...

D. 127

Prozessrechtliche Maßnahme i. S. d. § 765a ZPO ...

I. 128

Darstellung der Ansicht ...

1. 128

2. 129

Inhaltsverzeichnis

(12)

Ausprägung des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

i. S. d. § 275 Abs. 2 BGB ...

II.

130 Darstellung der Ansicht ...

1. 130

2. 131

Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben, § 242 BGB ...

III. 133

Darstellung der Ansicht und kritische Würdigung ...

1. 133

Rechtsnatur der Aufbrauchfrist ...

2. 135

Ansätze in der Rechtsprechung ...

a) 135

Ansichten in der Literatur und kritische Würdigung ...

b) 136

Fazit ...

IV. 139

Voraussetzungen der Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess ...

E. 139

Aspekte und Interessen aufseiten des Patentinhabers ...

I. 142

Wertung des Gesetzgebers ...

1. 142

Spezifisches Interesse des Patentinhabers ...

2. 143

Allgemeines Interesse ...

a) 143

Wirtschaftliche Auswirkungen ...

b) 144

Weitere Kriterien ...

c) 145

Aspekte und Interessen aufseiten des Patentverletzers ...

II. 145

Verschulden des Verletzers ...

1. 146

Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall ...

2. 148

Unzumutbare wirtschaftliche Folgen bei unbedingter Untersagung ...

3. 150

Berechtigte Interessen Dritter ...

III. 152

Ansicht des LG Düsseldorf ...

1. 152

2. 154

Berücksichtigung von berechtigten Interessen Dritter

beiAufbrauchfristen im Wettbewerbsrecht ...

a)

154 Argument aus § 140a Abs. 4 Satz 2 PatG ...

b) 155

Argument aus § 24 Abs. 1 PatG ...

c) 156

§ 139 Abs. 1 Satz 3 PatG ...

d) 157

Fazit ...

3. 158

Auswirkungen einer Aufbrauchfristgewährung auf die Ansprüche aus den

§§ 139 ff. PatG und sonstige Ansprüche ...

F.

158 Auswirkungen auf § 139 Abs. 2 PatG ...

I. 158

Auswirkungen auf die §§ 140a, 140b PatG und sonstige Ansprüche ...

II. 159

Auswirkungen auf § 142 PatG ...

III. 160

Dauer einer Fristgewährung ...

G. 161

Auswirkungen einer Aufbrauchfristgewährung auf die Kostenentscheidung ...

H. 163

XI

(13)

Anwendbarkeit der Aufbrauchfrist bei Verfahrenspatenten ...

I. 164

Die Aufbrauchfrist im Verfahren der einstweiligen Verfügung ...

J. 165

Ablehnende Ansichten ...

I. 166

Befürwortende Ansicht ...

II. 167

III. 168

Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen über eine Aufbrauchfristgewährung ....

K. 170

Rechtsbehelfe des Klägers ...

1. 171

Rechtsbehelfe des Beklagten ...

2. 172

Außergerichtliche Vereinbarung einer Aufbrauchfrist ...

L. 172

Fazit ...

M. 175

Problemlösung durch eine erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess...

Teil 4:

177 Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist bei den Folgeproblemen des Unterlassungsanspruchs...

§ 8

178 Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist bei komplexen Produkten ...

A. 180

Bisherige Rechtsanwendung der Aufbrauchfrist bei komplexen

Produkten ...

I.

180 Problemlösung durch eine erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist ...

II. 183

Reduzierung des Drohpotenzials des Unterlassungsanspruchs ...

1. 183

Abhilfe des drohenden Innovationshemmnisses ...

2. 184

Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist in Hinterhaltssituationen ...

B. 186

Bisherige Rechtsanwendung der Aufbrauchfrist in

Hinterhaltssituationen ...

I.

II. 188

Abhilfe im Falle einer Hinterhaltssituation ...

1. 189

Abhilfe des drohenden Innovationshemmnisses ...

2. 190

Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist bei berechtigen Interessen Dritter ...

C.

191 Bisherige Rechtsanwendung der Aufbrauchfrist bei berechtigten Interessen Dritter ...

I.

II. 193

Interessengerechte Entscheidungsfindung ...

1. 193

Schutz berechtigter Interessen Dritter ...

2. 195

Fazit ...

D. 195

Inhaltsverzeichnis

(14)

Kriterien einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist...

§ 9 197

Aspekte und Interessen aufseiten des Patentinhabers ...

A. 197

Verhalten nach Kenntnisnahme der Patentverletzung ...

I. 197

Verwertungsabsicht des Patentinhabers ...

II. 198

Sicherheitsleistung des Verletzers ...

III. 200

Aspekte und Interessen aufseiten des Patentverletzers ...

B. 201

Erkennbarkeit der Patentverletzung ...

I. 201

Technische und wirtschaftliche Bedeutung des verletzten Patents im Verhältnis zum komplexen Gesamtprodukt ...

II.

202 Wirtschaftliche Auswirkungen bei unbedingter Untersagung ...

III. 203

Aspekte und Interessen aufseiten Dritter ...

C. 205

Erhebliche Beeinträchtigung von berechtigen Interessen Dritter ...

I. 205

Ermangelung einer anderweitigen Schutzmöglichkeit ...

II. 206

Verfügbarkeit eines gleichwertigen Ersatzprodukts ...

1. 206

Einschränkung des Vernichtungsanspruchs nach § 140a Abs. 4 Satz 2 PatG ...

2.

207 Fazit ...

D. 208

Vereinbarkeit einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist mit den Zweckbestimmungen des Unterlassungsanspruchs...

§ 10

209 Rechtfertigung des Unterlassungsanspruchs nach den Patentrechtstheorien ...

A. 209

Deontologische Rechtfertigungstheorien ...

I. 210

Naturrechtstheorie ...

1. 211

Darstellung der Theorie ...

a) 211

b) 212

Belohnungstheorie ...

2. 213

a) 213

b) 213

Utilitaristische Rechtfertigungstheorien ...

II. 214

Anreiztheorie ...

1. 215

a) 215

b) 216

Offenbarungstheorie ...

2. 217

a) 217

b) 218

Kommerzialisierungstheorie ...

3. 220

a) 220

XIII

(15)

b) 221

Transaktionstheorie ...

4. 223

a) 223

b) 224

Fazit ...

III. 226

Vereinbarkeit einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist mit den utilitaristischen Rechtfertigungstheorien ...

B.

227 Vereinbarkeit mit der Anreiztheorie ...

I. 228

Vereinbarkeit mit der Offenbarungstheorie ...

II. 230

Vereinbarkeit mit der Kommerzialisierungstheorie ...

III. 231

Vereinbarkeit mit der Transaktionstheorie ...

IV. 233

Fazit ...

C. 234

Vereinbarkeit einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist mit höherrangigem Recht...

§ 11

236 TRIPS-Übereinkommen ...

A. 236

Ausnahmen von Rechten aus einem Patent, Art. 30 TRIPS ...

I. 237

Zwangslizenzierung, Art 31 TRIPS ...

II. 238

Unterlassungsanordnung, Art 44 TRIPS ...

III. 239

Vereinbarkeit mit der Durchsetzungsrichtlinie ...

B. 241

Gerichtliche Anordnungen, Art. 11 DRL ...

I. 241

Allgemeine Verpflichtungen, Art. 3 Abs. 2 DRL ...

II. 243

Leitfaden der Europäischen Kommission zu bestimmten Aspekten der Durchsetzungsrichtlinie (COM 2017, 708) ...

III.

244 Schlussfolgerungen ...

IV. 246

Fazit ...

C. 247

Fazit und Ausblick zur erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist ...

§ 12 248

Zusammenfassung... 251 Literaturverzeichnis ... 257 Inhaltsverzeichnis