von geografischen Zeichen

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Gedanken zum Schutz

von geografischen Zeichen

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Festschrift für J. David Meisser

Herausgegeben von

Marco Bundi

Benedikt Schmidt

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Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag

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Gedanken zum Schutz

von geografischen Zeichen

Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag

g

Herausgegeben von Marco Bundi Benedikt Schmidt

y Stämpfli Verlag

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Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

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Stämpfli Publikationen AG, Bern Printed in Switzerland

ISBN 978-3-7272-2965-7

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Der Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen

L^UCASD^AVID^*

LITERATUR:

BÄRROLF, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1996, ZBJV 1998, 269-283 (zit. BÄR, ZBJV 1998); BÄR ROLF, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, ZBJV 2004, 598-614 (zit. BÄR, ZBJV 2004); BRUNNER EUGEN/HUNZIKER LAURA, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: REHBINDERMANFRED(Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990 (zit. BRUNNER/HUNZIKER, Verwechslungsgefahr); DAVID HEINRICH, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz mit Supplement, 3. Aufl., Basel 1974 (zit. DAVIDH., Kommentar MSchG); DAVIDLUCAS, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, in: HONSELL HEINRICH/VOGT NEDIM PETER/DAVID LUCAS (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Basel et al. 1999 (zit.: DAVID, MSchG [ ] N [ ], MMG [ ] N [ ]); HILTICHRISTIAN, Firmenrecht, in: VONBÜRENROLAND/DAVID LUCAS(Hrsg.), SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, 155-335 (zit. HILTI, SIWR III/2); JOLLER GALLUS, in: NOTHMICHAEL/BÜHLERGREGOR/THOUVENINFLORENT(Hrsg.), Markenschutz- gesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar, Bern 2009 (zit. SHK MSchG-JOLLER, MSchG [ ] N [ ]); KRIEGER ALBRECHT, Zum deutsch-schweizerischen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben – Der absolute Schutz der Bezeichnung Schweiz, GRUR Int. 1981, 543-546 (zit. KRIEGER, Bezeichnung Schweiz); KRIEGERALBRECHT, Zur Auslegung der zweiseitigen Abkommen über den Schutz geographischer Bezeichnungen, GRUR Int. 1964, 499-509 (zit.

KRIEGER, Schutz geographischer Bezeichnungen); KÜHN MANFRED, Zum Schutzumfang geographischer Bezeichnungen nach den zweiseitigen Verträgen über den Schutz von Herkunftsangaben, GRUR Int. 1967, 268-271 (zit. KÜHN, Schutzumfang); MARBACHEUGEN, Markenrecht, in:VONBÜRENROLAND/DAVIDLUCAS(Hrsg.), SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009 (zit. MARBACH, SIWR III/1); MATTER ERWIN, Fabrik- und Handelsmarken, Kommentar MSchG, Zürich 1939 (zit. MATTER, MSchG 1939); MEISSERJ. DAVID, Spezialregister für geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen? Zum Revisionsvorschlag für den zweiten Titel des Markenschutzgesetzes, SJZ 91/1995, 21-25 (zit. MEISSER, Spezialregister);

MEISSER J. DAVID/ASCHMANN DAVID, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in:VONBÜRENROLAND/DAVID LUCAS (Hrsg.), SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, 155-335 (zit. MEISSER/ASCHMANN, SIWR III/2); RITSCHERMICHAEL/DAVIDLUCAS, Unterwegs zu einem Kennzeichenrecht, sic! Sondernummer 2005, 161-170 (zit. RITSCHER/ DAVID, Kennzeichenrecht); SCHNEIDERMARTIN, Anmerkung zum BGer Entscheid Kamillosan, sic! 1997, 50-53 (zit. SCHNEIDER, Anmerkung Kamillosan); TROLLER ALOIS, Immaterial- güterrecht, Bd. I, 2. Aufl., Basel 1968 (zit. TROLLER, Immaterialgüterrecht 1968); TROLLER ALOIS, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel 1983 (zit. TROLLER, Immaterialgüterrecht

* Dr. iur. Dr. h.c., Rechtsanwalt, Zürich.

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1983);VONBÜRENBRUNO, Kommentar zum BG über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957 (zit. VON BÜREN, UWG 1957); WILLI CHRISTOPH, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002 (zit. WILLI, MSchG [ ] N [ ]); ZIMMERLI ADRIAN, Der markenrechtlich erforderliche Zeichen- und Warenabstand, Diss., Zürich 1975 (zit. ZIMMERLI, Warenabstand).

ZITIERTE RECHTSPRECHUNG UND MATERIALIEN:

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 31. Januar 1968, BBl 1968 I 213-268 (zit. Botschaft BR, BBl 1968); Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend drei Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 16. Oktober 1974, BBl 1974 II 1177-1297 (zit. Botschaft Herkunftsangaben, BBl 1974);

Botschaft zum Agrarpaket 1995, BBl 1995 IV 629-742 (zit. Botschaft Agrarpaket, BBl 1995);

Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen („Swissness“-Vorlage), BBl 2009, 8533-8676 (zit. Botschaft Swissness, BBl 2009); BGE 32 I 682 – Schweizer Wappen- Chocolade; BGE 60 II 249 – Tipo Bel Paese; BGE 72 II 380 – Au Prieuré St-Pierre Môtiers/

Prieuré St-Pierre d’Auvernier; BGE 73 II 126 – Cigarettes françaises/La Française; BGE 77 II 321 – Sihl/Silta; BGE 78 II 379 – Alucol/Aludrox; BGE 82 II 152 – Schweiz. Skischule Zermatt/Zermatter Skischule; BGE 83 II 154 – Blumenhalter; BGE 84 II 314 – Compactus;

BGE 87 II 107 – Narok; BGE 88 IV 79 – Heizapparat; BGE 90 II 461 – Gotthard-Bund/Der Neue Gotthard-Ring; BGE 92 II 257 – Sihl/Silbond; BGE 92 II 270 – Sihl/Cosil; BGE 102 II 292 – Gegenprodukt zu Lattoflex; BGE 112 II 369 – Kt. Appenzell/Café und Hotel Appenzell;

BGE 116 II 365 – Nivea/Jana; BGE 117 II 199 – Touring-Hilfe; BGE 119 II 473 – Radion/

Radiomat; BGE 122 III 382 – Kamillosan; BGE 125 III 193 – Budweiser; BGE 126 III 239 – berneroberland.ch; BGE 126 III 315 – Apiella; BGE 127 III 33 – Brico; BGE 127 III 160 – Securitas; BGE 128 III 96 – Orfina; BGE 128 III 353 – montana.ch; BGE 128 III 401 – luzern.ch; BGE 128 III 441 – Appenzeller; BGE 131 III 572 – Atlantis; BGE 134 I 83 – Botox/Botoina; BGer vom 16.06.1987, Mitt 1987, 237-239 – Jever/Juver; BGer vom 19.12.2001, Nr. 4C.111/2001 – Orfina; BGer vom 16.07.2002, Nr. 4C.165/2001 – Xperteam;

BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337-341 – Schlumpagner; BGer vom 2.05.2003, Nr.

4C.31/2003 – Integra; BGer vom 20.10.2003, sic! 2004, 327-330 – Euregio Immobilien- Treuhand AG/Euregio Bodensee Immobilien AG; BGer vom 6.10.2004, Nr. 4C.258/2004 – Yello; BGer vom 8.11.2004, Nr. 4C.31/2004 – Riesen; BGer vom 4.04.2007, Nr. 4C.439/2006 – Eurojobs; BGer vom 17.07.2007, Nr. 4C.88/2007 – Zero; BGer vom 28.08.2007, Nr.

4A.101/2007 – Doppeladlerwappen; BGer vom 8.10.2009, Nr. 4A_324/2009, sic! 2010, 91-97 – Gotthard; BGer vom 29.10.2010, sic! 2011, 176 E. 7.3 – Vacherin Mont-d’Or AOP/Krümmenswiler Försterkäse; BGer vom 9.06.2011, Nr. 4A.207/2010 – Rama/RAM; BGer vom 26.09.2011, Nr. 4A_281/2011 – Appenzeller/Appenberger; BVGer vom 30.05.2007,

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Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen Nr. B-7435/2006 – La Côte/Cote Magazine; BVGer vom 10.12.2008, Nr. B-7489/2006 – Le Gruyère Switzerland/Gruyère Cuisine; BVGer vom 17.06.2009, Nr. B-7352/2008 – Torres/Torre Saracena; BGer vom 8.10.2009, sic! 2010, 91-97 – Gotthard; RKGE vom 19.12.1997, sic! 1998, 197-200 – Las Torres/Baron de la Torre ; RKGE vom 17.09.2002, sic! 2003, 40-41 – Reval/Rave; RKGE vom 23.05.2005, sic! 2005, 661-662 – 5th Avenue/5th Avenue Fashion House; RKGE vom 21.04.2006, sic! 2006, 484-487 – Sbrinz/Sbrinz; HGer SG vom 9.06.1977, Mitt 1977, 179-183 – Adidas-Schuhe; KGer VS vom 27.09.1977, Mitt 1980, 57-64 – Valésia/Valaisia; HGer ZH vom 20.06.1990, ZR 89 Nr. 62 – Epilady; HGer AG vom 30.08.2001, sic! 2001, 818-821 – frick.ch; REKO EVD vom 2.12.2003, sic! 2004, 593-599 – Walliser Roggenbrot; KGer GR vom 4.05.2009, sic! 2010, 34-40 – stmoritz.com; HGer SG vom 22.02.2010, GVP 2010, Nr. 95, 218-220 – Pizol; WIPO D2000-0617 vom 17.08.2000 – stmoritz.com I; WIPO D2004-0158 vom 14.06.2004 – stmoritz.com II; WIPO DCH2004-0016 vom 5.10.2004, sic! 2005, 491-494 – lenzerheide-vallbella.ch; WIPO DCH2006-0003 vom 24.05.2006, sic! 2006, 695-701 – schweiz.ch, suisse.ch, svizzera.ch; WIPO D2007-1318 vom 29.10.2007 – zermatt.com ; WIPO DCH2008-0015 vom 11.12.2008 – baccarat.ch ; WIPO DCH2010-0007 vom 10.08.2010 – tessin.ch.

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung... 101

II. Geografische Marken unter bisherigem Recht... 102

1. Grundsatz... 102

2. Der Schutzumfang herkömmlicher Marken ... 103

3. Zeichen mit geografischem Gehalt... 105

a. Kasuistik ... 105

b. Eingetragene Marken... 112

c. In Staatsverträgen erwähnte Zeichen ... 113

d. Marken mit geografischen Bestandteilen... 114

4. Fazit ... 114

III. Die geografische Marke gemäss „Swissness“-Vorlage ... 115

1. Das Projekt „Swissness“... 115

2. Was ist neu?... 117

I. Einleitung

Als Mitte der neunziger Jahre der Vorschlag herumgeisterte, im Kennzei- chenrecht zwei neue Register einzuführen, wandte sich der Jubilar dezidiert dagegen und schlug vor, die Zeichen mit geografischen Angaben und Ur- sprungsbezeichnungen bzw. mit Angaben über besondere Merkmale besser

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gleich im Markenregister einzutragen.¹ Sein Wunsch scheint langsam in Er- füllung zu gehen, schlägt doch der Bundesrat in seiner Botschaft vom 18. November 2009 („Swissness“-Vorlage) vor, unter bestimmten Bedingun- gen auch geografische Marken in das Markenregister aufzunehmen.² Grund genug, um sich schon heute über den Schutzumfang solcher Marken Gedan- ken zu machen.

II. Geografische Marken unter bisherigem Recht

Grundsätzlich sind ja Marken, die einzig einen geografischen Begriff umfas- sen, gemäss geltendem Recht unzulässig. Soweit für Abnehmer der geografische Gehalt erkennbar ist, ist die Marke als Ganzes für den Gebrauch durch andere Marktteilnehmer in der betreffenden Gegend freizuhalten. Stimmen die betreffenden Eigenschaften nicht mit den Verbrauchererwartungen über- ein, so ist das Zeichen überdies irreführend und damit nicht eintragbar.³

Die Wirklichkeit ist freilich um einiges komplizierter. Die Meinung, Mar- ken mit geografischem Gehalt könnten a priori nicht im Markenregister eingetragen werden, weshalb es im Register nur Marken geben könne, die keine geografischen Erwartungen erfüllten, stellt eine unzulässige Schwarz-Weiss- Malerei dar. Denn vielfältig sind die Grenzfälle, sei es, dass Zeichen mit fan- tasievollen Zutaten wie Schriftzügen, grafischen Gestaltungen usw. versehen werden oder dass sie wegen Abwandlungen oder veralteten Schreibweisen zwar den Sprung ins Register schaffen, aber dennoch einen geografischen Gehalt aufweisen.

1. Grundsatz

Es kann nicht übersehen werden, dass das Markenrecht und das Recht der Herkunftsangaben sehr ähnliche Ziele verfolgen. Sowohl Marke wie Her- kunftsangabe sind Kennzeichen, die eine bestimmte Ware oder Dienstleistung charakterisieren und identifizieren sollen. Sie sind Orientierungshilfen, die es dem Publikum erleichtern, Produkte mit gewünschten Eigenschaften zu finden oder wieder zu erkennen. Leider stiess der Ruf der Praktiker, das Kenn- zeichenrecht unter einem einzigen Dach zu vereinheitlichen,⁴bisher auf taube Ohren.

1 MEISSER, Spezialregister, 21-25.

2 Botschaft Swissness, BBl 2009, 8533; Art. 27a-27e betr. Kapitel 2a: Geografische Marke.

3 Art. 2 lit. c MSchG.

4 RITSCHER/DAVID, Kennzeichenrecht, 161 ff.

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Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen

Sind aber Marken und Herkunftsangaben beides Kennzeichen, so drängt es sich auf, sie den gleichen Rechtsgrundsätzen zu unterstellen. Genauso wie die Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichenrecht gleich zu beurteilen ist,⁵ so ist auch der Schutzumfang aller Kennzeichen gleich zu behandeln.⁶ Denn die Verwechslungsgefahr ist das logische Gegenstück zum Schutzum- fang: Je grösser der Schutzumfang, desto eher finden Verwechslungen statt.

Es gibt grundsätzlich keine besonderen Regelungen für Herkunftsangaben, sondern es sind vielmehr die für Marken geltenden Grundsätze auch auf Her- kunftsangaben anzuwenden. Der Autor dieser Zeilen ist sich freilich bewusst, dass er sich damit in einen Widerspruch zu seiner früher publizierten Haltung setzt,⁷wo er postuliert hat, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Herkunftsangaben sei im Gegensatz zu den herkömmlichen Marken nur auf den Sinngehalt abzustellen.

2. Der Schutzumfang herkömmlicher Marken

Vor allem unter dem alten Markenrecht ist der Schutzumfang von Kennzei- chen nach zeitlichen, örtlichen und sachlichen Kriterien definiert worden.⁸ Der zeitliche Schutzumfang befasst sich mit der Priorität, der örtliche mit dem Registereintrag, bzw. bei nicht eingetragenen Zeichen mit der Notorietät, und der sachliche mit der Spezialität.

Diese Betrachtungsweise greift allerdings zu kurz, da auch noch andere Faktoren mitspielen. So gehen bereits Art. 15 MSchG und Art. 16 Abs. 3 TRIPS davon aus, dass die Unterscheidungskraft von berühmten Marken auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereiches beeinträchtigt werden kann, weshalb für diese Kennzeichen das Spezialitätsprinzip gelockert worden ist.

Des Weiteren haben nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts starke Zei- chen Anspruch auf einen grösseren Schutzumfang als schwache.⁹ Als

5 BGer vom 9.06.2011, Nr. 4A.207/2010, E. 2.2 – Rama/RAM; BGE 134 I 83, 89 E. 4.2.3 – Botox/Botoina; BGer vom 28.08.2007, Nr. 4A.101/2007, E. 3.3 – Doppeladlerwappen;

BGer vom 4.04.2007, Nr. 4C.439/2006, E. 6.2 – Eurojobs; BGE 131 III 572, 575 E. 3 – Atlantis; BGer vom 8.11.2004, Nr. 4C.31/2004, E. 4.3 – Riesen, vom 2.05.2003, Nr.

4C.31/2003, E. 1.1 – Integra; BGer vom 16.07.2002, Nr. 4C.165/2001, E. 1.1 – Xperteam, vom 19.12.2001, Nr. 4C.111/2001, E. 3 – Orfina; BGE 128 III 401, 402 f. E. 5 – luzern.ch, 127 III 33, 40 E. 4 – Brico, 127 III 160, 166 E. 2.a – Securitas, 126 III 239, 245 f. E. 3.a – berneroberland.ch, 125 III 193, 200 f. E. 1.b – Budweiser, 119 II 473, 475 E. 2.c – Radion/Radiomat, 117 II 199, 201 E. 2.a – Touring-Hilfe, 116 II 365, 370 E. 4.a – Nivea/Jana.

6 Ebenso MEISSER/ASCHMANN, SIWR III/2, 280; BGE 125 III 193, 200 f. E. 1.b – Budweiser; BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 E. 2.1 – Schlumpagner, REKO EVD vom 2.12.2003, sic! 2004, 593 E. 3.5.3 – Walliser Roggenbrot.

7 DAVID, MSchG 47 N 27.

8 Vgl. z.B. DAVIDH., Kommentar MSchG, Art. 4 N 8 ff.

9 HILTI, SIWR III/2, 76; BGE 128 III 441, 445-446 E. 3.1 – Appenzeller.

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schwach gelten u.a. Zeichen, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demge- genüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts in die Augen springen oder die sich im Verkehr kraft ihres umfangreichen Gebrauchs und geschickter Werbung durchgesetzt haben.¹⁰ Umstritten war indessen lange Zeit, ob ausserordentlich bekannte Marken überhaupt einen vergrösserten Schutzbereich benötigten, da sie ja gerade wegen ihrer Be- kanntheit deutlich im Gedächtnis haften bleiben und somit weit weniger mit ähnlichen Zeichen verwechselt würden.¹¹Diese Frage hat das Bundesgericht erst vor 15 Jahren entschieden und sich für einen vergrösserten Schutzbereich solcher Marken ausgesprochen, da die Ausstrahlung einer starken Marke die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr erhöhe, sodass Konsumenten ähnliche Drittmarken als Serienzeichen missdeuten könnten.¹²

Einfluss auf den Schutzumfang einer Marke hat auch das Unterschei- dungsvermögen der Abnehmer und Käuferinnen der damit markierten Pro- dukte. Denn dem breiten Publikum traut man ein schlechteres Unterschei- dungsvermögen als den Fachleuten zu, weshalb sich die Marken, die sich vorwiegend an jenes richten, deutlicher voneinander zu unterscheiden haben als Marken, die für gewerbliche Zwecke benutzt werden.

Erst wenn der Schutzumfang bestimmt ist, kann die Verwechslungsgefahr beurteilt werden. Sie setzt sich zusammen aus der Gleichartigkeit der markierten Produkte (Waren und Dienstleistungen) sowie der Zeichennähe¹³. Diese wird wiederum von Klang, Bild und Sinngehalt bestimmt. Um vergleichbare Aussagen zu erhalten, ist die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unabhängig von der Zeichennähe oder so zu beurteilen, wie wenn die hierfür verwendeten Marken identisch wären (objektive Beurtei- lung); ebenfalls ist die Zeichennähe unabhängig oder so zu beurteilen, wie wenn zwischen den damit versehenen Produkten Identität herrschen würde.

Die Würdigung der gegenseitigen Beeinflussung dieser Kriterien¹⁴ wird erst

10 BGer vom 17.07.2007, Nr. 4C.88/2007, E. 2.3.2 – Zero, vom 9.06.2011, Nr. 4A.207/2010, E. 5.1 – Rama/RAM, vom 6.10.2004, Nr. 4C.258/2004, E. 2.2 – Yello, BGE 122 III 382, 385 E. 2.a – Kamillosan.

11 Gegen vergrösserten Schutzumfang: MATTER, MSchG 1939, 105; TROLLER, Immaterialgüterrecht 1968, 273 f.; ZIMMERLI, Warenabstand, 140 f. Für vergrösserten Schutzumfang:VONBÜREN, UWG 1957, 142 ff. N 100 ff.; DAVIDH., Kommentar MSchG, N 6 zu Art. 5, Suppl. 51. Zurückhaltend: TROLLER, Immaterialgüterrecht 1983, 238;

BRUNNER/HUNZIKER, Verwechslungsgefahr, 325 ff., 344.

12 BGE 122 III 382, 385 E. 2.a – Kamillosan, mit Urteilsanmerkungen von SCHNEIDER, Anmerkung Kamillosan, 50, und BÄR, ZBJV 1998, 282.

13 Art. 3 Abs. 1 MSchG.

14 BGE 84 II 314, 319-320 E. 2b – Compactus, 87 II 107, 109 E. 2 – Narok, 126 III 315, 320- 321 E. 6b.bb – Apiella, 128 III 96, 99 E. 2.c – Orfina: Zeichenidentität erfordert einen grösseren Abstand in Bezug auf die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, und umgekehrt.

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ganz am Schluss bei der Beurteilung der eigentlichen Verwechslungsgefahr vorgenommen.¹⁵

3. Zeichen mit geografischem Gehalt

a. Kasuistik

Überlegen wir uns, ob die soeben entwickelten Grundsätze auch Eingang in die Praxis gefunden haben:

– Im Jahre 1946 wies das Bundesgericht die Klage der Verwenderin der Herkunftsbezeichnung „Au Prieuré St-Pierre Môtiers“ ab, mit welcher sie der Beklagten den Gebrauch der ähnlichen Bezeichnung

„Prieuré St-Pierre d’Auvernier“ verbieten wollte.¹⁶ Das Bundesge- richt hielt dafür, dass das Gehöft „Prieuré St-Pierre“ keinen besonderen Ruf für Weine besitze und dass beide Verwender berechtigt seien, die seit langer Zeit benutzten Gebäudenamen „Prieuré St-Pierre“

weiterhin zu benutzen. Das Bundesgericht ging daher davon aus, dass sich hier zwei gleichnamige Gehöfte gegenüberstanden, weshalb kein Eigentümer besser berechtigt gewesen wäre als der andere, diesen Hofnamen exklusiv zu gebrauchen.

– Ein Jahr später hielt das Bundesgericht fest, dass sich eine Her- kunftsangabe monopolisieren lasse, wenn das betreffende Gebiet vollständig im Eigentum eines einzigen Inhabers stehe; eine solche Situation könne sich sowohl aus tatsächlichen (Alleineigentum) wie auch aus rechtlichen Gründen (Monopolstellung) ergeben.¹⁷Da sich die französische Tabakregie eines Monopols für den Tabakhandel er- freute und als einzige französische Zigaretten herstellen durfte, wurde deren Unterlassungsklage gegen die Verwendung der Bezeich- nung „La Française“ für Zigaretten, die nicht mit Erlaubnis der fran- zösischen Tabakregie hergestellt wurden, gutgeheissen. Das Bundes- gericht verneinte somit, dass die Bezeichnung „La Française“ zur gemeinfreien Gattungsbezeichnung degeneriert sei.

– Im Jahre 1951 stellte das Bundesgericht fest, dass sich der Name der Papierfabrik an der Sihl und die Marke „Sihl“ seit Jahrzehnten zum Kennwort für das Unternehmen der Klägerin und deren Erzeugnisse

15 Ebenso MARBACH, SIWR III/1, Rz 793 ff., 861 ff.; RITSCHER/DAVID, Kennzeichenrecht, 167 f. FürrelativeBeurteilung WILLI, MSchG 3 N 125; SHK MSchG-JOLLER, MSchG 3 N 45 ff.

16 BGE 72 II 380 – Au Prieuré St-Pierre Môtiers/Prieuré St-Pierre d’Auvernier.

17 BGE 73 II 126 – Cigarettes françaises/La Française.

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entwickelt und starke Verkehrsgeltung erlangt hätten.¹⁸Im Gegensatz zur Vorinstanz, dem Handelsgericht des Kantons Zürich, ging das Bundesgericht davon aus, dass sich der ursprünglich gemeinfreie Flussname „Sihl“, ähnlich wie der Flussname „Lonza“, im Verkehr als Kennzeichen der Klägerin durchgesetzt habe, weshalb sie Schutz gegenüber dem ähnlichen Zeichen „Silta“ beanspruchen könne, das für ihrer Natur nach nicht gänzlich verschiedene Waren eingesetzt werden sollte. Indessen versuchte die gleiche Papierfabrik an der Sihl vergeblich, sich als Inhaberin der als Individualzeichen bezeichneten Marke „Sihl“ gegen die Verwendung des Zeichens „Cosil“ für Papie- re zur Wehr zu setzen.¹⁹ Das Bundesgericht beurteilte die Marke

„Cosil“ nicht als verwechselbar mit „Sihl“, da jene Marke auch nicht entfernt an den Fluss Sihl erinnere. Die Behauptung der Klägerin, der Fluss sei auf alten Karten mit Sil und Syl bezeichnet, ändere nichts daran, da die Klägerin diese Schreibweise weder in ihrer Firma noch in ihren Marken je gebraucht habe und sie den Durchschnittskäufern der Erzeugnisse der Parteien auch gar nicht bekannt sei. Demgegen- über wurde die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „Sihl“

einerseits und „Silbond“ andererseits bejaht.²⁰

– Im Jahre 1956 hiess das Bundesgericht – im Gegensatz zum Walliser Kantonsgericht – die Klage der Genossenschaft „Schweiz. Skischule Zermatt“ gut und verbot der eingeklagten Konkurrentin, weiterhin die Firma „Zermatter Ski-Schule“ zu führen.²¹Das Gericht anerkann- te zwar, dass keinem Firmeninhaber der Gebrauch der Ortsbezeich- nung „Zermatt“ bzw. „Zermatter“ verwehrt werden könne, soweit sie der Wahrheit entspreche, doch erachtete es die beiden Firmen gleichwohl als verwechselbar.

– Auf firmenrechtlicher Grundlage schützte das Bundesgericht den Vereinsnamen „Gotthard-Bund“ und verbot dem Beklagten die Ver- wendung des verwechselbaren Namens „Der Neue Gotthard-Ring“.²² Das Bundesgericht erinnerte an die besondere Symbolkraft des Gott- hards in der gefahrvollen Zeit vor und nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, dessen Existenz providenziell und wesentlich für Sinn und Sendung des eidgenössischen Staatsgedankens sei. Mit anderen Worten attestierte das Bundesgericht dem Begriff „Gotthard“ den Charakter eines starken Zeichens, das sich sehr wohl von einer Partei monopolisieren liess.

18 BGE 77 II 321 – Sihl/Silta.

19 BGE 92 II 270 – Sihl/Cosil.

20 BGE 92 II 257 – Sihl/Silbond.

21 BGE 82 II 152 – Schweiz. Skischule Zermatt/Zermatter Skischule.

22 BGE 90 II 461 – Gotthard-Bund/Der Neue Gotthard-Ring.

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Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen – Eine Walliser Gesellschaft verwendete ihre Firma in der geschäftli- chen Korrespondenz und auf den Geschäftsautos stets mit der Ergän- zung „Boucherie Valésia“. Sie klagte mit Erfolg auf Löschung der von einer Konkurrentin im Handelsregister eingetragenen Enseigne

„Valaisia“.²³ Das Kantonsgericht Wallis hielt fest, dass Fantasiebe- zeichnungen, die sich an eine geografische Herkunftsangabe anlehnen würden, originell und kennzeichnungskräftig sein könnten.

– Der Kanton Appenzell Innerrhoden unterlag 1986 in einer Namens- klage gegen das „Café und Hotel Appenzell“.²⁴ Das Gericht führte aus, durch die Bezeichnung eines am Landsgemeindeplatz in Appen- zell niedergelassenen Gastwirtschaftsbetriebes als „Café und Hotel Appenzell“ würden keine falschen Assoziationen geweckt; selbst das mit den örtlichen Verhältnissen nicht vertraute Publikum würde nicht zur irrtümlichen Annahme verleitet, es bestehe eine besondere (recht- liche) Beziehung zwischen dem Gastwirtschaftsbetrieb einerseits und dem Kanton Appenzell sowie anderen öffentlich-rechtlichen Körper- schaften mit diesem Namen andererseits.

– Die Inhaberin der vom Namen der friesischen Kreisstadt Jever abge- leiteten Biermarken „Jever Pilsener“ und „Jever Premium“ konnte sich mit Erfolg gegen die als verwechselbar bezeichnete Fantasie- marke „Juver“ durchsetzen.²⁵Das Bundesgericht setzte sich nicht mit der Frage auseinander, ob die unbekannte Ortsbezeichnung Jever al- lenfalls freihaltebedürftig sein könnte.

– Die Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) betrachtete die spanischen Herkunftsbezeichnungen „Torres“ oder „Las Torres“

in der Schweiz als unbekannt, weshalb sie diese nicht zum Gemein- gut zählte.²⁶Die RKGE liess die Frage eines allfälligen Freihaltebe- dürfnisses allerdings unerörtert, möglicherweise deshalb, weil die Widerspruchszeichen auch in Spanien Schutz genossen, weshalb es wohl am ehesten diesem Staat obgelegen hätte, das Freihaltebedürf- nis zugunsten der spanischen Marktteilnehmer zu beurteilen. Die RKGE scheint dabei übersehen zu haben, dass „Torres“ und „Torres Vedras“ eine gemäss bilateralem Vertrag zwischen der Schweiz und Portugal geschützte Herkunftsbezeichnung für Madeira und portugie- sische Weine darstellt.²⁷

23 KGer VS vom 27.09.1977, Mitt 1980, 57 – Valésia/Valaisia.

24 BGE 112 II 369 – Kt. Appenzell/Café und Hotel Appenzell.

25 BGer vom 16.06.1987, Mitt 1987, 237 – Jever/Juver.

26 RKGE vom 19.12.1997, sic! 1998, 197 – Las Torres/Baron de la Torre.

27 Vgl. BVGer vom 17.06.2009, Nr. B-7352/2008, E. 3.2.2 – Torres/Torre Saracena.

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– In einem Streit zwischen den Inhabern der identischen Zeichen

„Bud“ (Budweis), das eine amerikanischen und das andere tschechischen Ursprungs, stützte sich das Bundesgericht auf den mit der Tschechoslowakei abgeschlossenen bilateralen Vertrag und schützte die Zeichen „Bud“ der tschechischen Beklagten; den Interessen der Klägerin trug das Gericht aber insoweit Rechnung, als es der Beklag- ten die Verwendung der Marke „Bud“ in der Schweiz nur unter der Bedingung erlaubte, dass dabei deutlich auf die tschechische Her- kunft des damit versehenen Bieres hingewiesen werde.²⁸ Dies deshalb, weil ein erheblicher Teil der schweizerischen Adressaten die im Ausland teilweise rechtmässig gebrauchte Marke „Bud“ der Klägerin kennen würde, weshalb deren Marktstellung so wenig als möglich beeinträchtigt werden dürfe.

– Im Jahre 1999 stellte das Obergericht des Kantons Basel-Landschaft fest, die Bezeichnung „Arc de Triomphe“ sei keine als Gemeingut geltende Herkunftsbezeichnung, sondern eine indirekte Herkunftsan- gabe; solche Angaben seien eintragungsfähig, sofern sie nicht täu- schend seien.²⁹Freilich ist darauf hinzuweisen, dass das Institut für Geistiges Eigentum bis zu diesem Zeitpunkt die Wortmarke „Arc de Triomphe“ ohne Einschränkung auf die Herkunft aus Frankreich einzutragen pflegte.

– Mannigfach sind die Klagen, mit welchen Gebietskörperschaften auf gerichtlichem Wege vorgingen, um Usurpatoren von Domainnamen das begehrte Kennzeichen zu entreissen. Meistens waren diese Kla- gen erfolgreich.³⁰Demgegenüber blitzten vor dem Schiedsgericht der WIPO die Klagen von Tourismusorganisationen meist ab.³¹

– Der auf die Marke „Reval“, dem deutschen Namen für die Haupt- stadt Estlands (Tallinn), gestützte Widerspruch gegen die Marke

„Rave“ wurde sowohl vom IGE als auch von der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE)³² abgewiesen, da zwischen den Wortmarken „Reval“ und „Rave“, beide beansprucht für Tabaker- zeugnisse, ohnehin keine Verwechslungsgefahr bestand. Durch die

28 BGE 125 III 193 – Budweiser.

29 OGer BL vom 16.11.1999, sic! 2000, 314 – Arc de Triomphe.

30 BGE 126 III 239 – berneroberland.ch, HGer AG vom 30.08.2001, sic! 2001, 818 – frick.ch, BGE 128 III 401 – luzern.ch, 128 III 353 – montana.ch, KGer GR vom 4.05.2009, sic!

2010, 34 – stmoritz.com, ebenso WIPO DCH2006-0003 vom 24.05.2006, sic! 2006, 695 – schweiz.ch, suisse.ch, svizzera.ch (mit Anmerkung von F. THOUVENIN).

31 WIPO D2000-0617 vom 17.08.2000 – stmoritz.com I, WIPO D2004-0158 vom 14.06.2004 – stmoritz.com II, WIPO DCH2004-0016 vom 5.10.2004, sic! 2005, 491-494 – lenzerheide- vallbella.ch, WIPO D2007-1318 vom 29.10.2007 – zermatt.com, WIPO DCH2008-0015 vom 11.12.2008 – baccarat.ch, WIPO DCH2010-0007VOM10.08.2010 – tessin.ch.

32 RKGE vom 17.09.2002, sic! 2003, 40 – Reval/Rave.

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unterschiedliche Reihenfolge der sonoren Vokale unterscheiden sich die beiden Marken im Wortklang erheblich, und aufgrund der Unter- schiede im zweiten und vierten Buchstaben und der unterschiedlichen Wortlänge ist auch ihr Schriftbild verschieden. Daher konnte die Frage offenbleiben, ob der Name „Reval“ zum Gemeingut ge- hört.

– Im Jahre 2002 bestätigte das Bundesgericht das Urteil des Zürcher Handelsgerichts, wonach die beiden Marken „Schlumpagner“ und

„Schlumpenoise“ die französische Ursprungsbezeichnung „Cham- pagne“ verletzen würden.³³ Das Zeichen „Champagne“ sei in der Schweiz ausschliesslich französischen Produkten vorbehalten, und dessen Gebrauch für nicht aus der Champagne stammende Weine sei untersagt. Der Schutz von Herkunftsangaben umfasse auch adjektivi- sche Abwandlungen sowie Übersetzungen; entsprechend seien die Adjektive „champenois“ und „champagnoise“ sowie das deutsche Wort „Champagner“ ausschliesslich französischen Schaumweinen vorbehalten. Auch der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit den ge- schützten Herkunftsangaben verwechselbar sind, sei verboten, wobei sich die Verwechslungsgefahr nach den gleichen Kriterien beurteile wie in den anderen Gebieten des Kennzeichenrechts, insbesondere dem Markenrecht. Dementsprechend könne sich die Verwechslungs- gefahr aus dem Klang, der Bildwirkung oder dem Sinngehalt in nur einer Landessprache ergeben. Die Verwechslungsgefahr zwischen den deutschen Wörtern „Schlumpagner“ und „Champagner“ sei schon wegen des ähnlichen Klangs zu bejahen. Insbesondere der in der deutschen Sprache ungebräuchliche Wortbestandteil „-pagner“

führe zu einer Assoziation mit dem Wort „Champagner“; entsprechend sei die Verwechslungsgefahr auch zwischen „champenoise“

und „schlumpenoise“ zu bejahen. Zeichen, die gegen geltendes Recht – wie den Staatsvertrag zwischen Frankreich und der Schweiz über den Schutz von Herkunftsangaben – verstossen würden, seien vom Markenschutz ausgeschlossen, weshalb die Marken „Schlumpagner“

und „Schlumpenoise“ gelöscht werden müssten.

– Die im Jahre 2000 im Handelsregister eingetragene „Euregio Immo- bilien-Treuhand AG“ mit Sitz in Neuhausen klagte gegen die jüngere

„Euregio Bodensee Immobilien AG“, mit Sitz in Romanshorn, auf Verbot der Führung ihrer Firma. Das Obergericht TG wies die Klage ab, das Bundesgericht hiess sie gut.³⁴ Obwohl den übereinstimmen-

33 BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 – Schlumpagner.

34 BGer vom 20.10.2003, sic! 2004, 327 – Euregio Immobilien-Treuhand AG/Euregio Bodensee Immobilien AG, mit Urteilsanmerkung von M. RITSCHER/M. SOMMERHALDER.

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den Firmenbestandteilen „Euregio“ und „Immobilien“ nur sehr ge- ringe Kennzeichnungskraft zukomme, stünden die Firmen als Ganzes unter dem Schutz des gesetzlichen Ausschliesslichkeitsanspruchs;

der jüngeren Firma der Beklagten fehle indessen ein genügend indi- vidualisierender Zusatz, weshalb es wahrscheinlich sei, dass die Fir- men verwechselt oder sie zumindest den unzutreffenden Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung der Gesellschaften erwecken wür- den. Anders entschied die RKGE beim Vergleich der beiden Marken

„5th Avenue“ und „5th Avenue Fashion House“,³⁵ denen sie keine Zeichenähnlichkeit abgewinnen konnte.

– Die RKGE erachtete die Ähnlichkeit von zwei Wort-/Bildmarken mit dem Hauptbestandteil „Sbrinz“ als nicht gegeben, da die blosse Übereinstimmung in einer landwirtschaftsrechtlichen Ursprungsbe- zeichnung nicht zu einer markenrechtlichen Zeichenähnlichkeit füh- re:³⁶ Mit der Registrierung einer landwirtschaftlichen Ursprungsbe- zeichnung erhöhe sich deren Freihaltebedürfnis, da diese von Geset- zes wegen jedem Produzenten offenstehen müsse, der das Pflichten- heft erfülle. Daher könne die Ursprungsbezeichnung für die betreffenden Produkte nicht monopolisiert werden. Zum gleichen Ergebnis gelangte das Bundesverwaltungsgericht bezüglich der Bezeichnung

„Gruyère“, da die Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke für französischen Gruyère und einer solchen für schweizerischen Gruyè- re nicht einzig mit der Übereinstimmung im Markenbestandteil

„Gruyère“ begründet werden könne.³⁷ Demgegenüber erachtete das Bundesgericht – im Gegensatz zum Institut für Geistiges Eigentum – die beiden Wort-/Bildmarken „Appenzeller^® Switzerland“ (fig.) und

„Appenzeller Natural“ (fig.) als verwechselbar. Das Gericht kam nämlich aufgrund eines wegen seiner Anlage als fragwürdig zu be- zeichnenden demoskopischen Gutachtens zum Schluss, dass mehr als zwei Drittel der Befragten mit der Herkunftsangabe „Appenzeller“

Produkte der Klägerin assoziieren würden, weshalb sich diese Be- zeichnung für die Klägerin durchgesetzt habe.³⁸

– Das Bundesverwaltungsgericht verneinte ebenfalls die Verwechs- lungsgefahr zwischen der Zeitschriftenmarke „La Côte“ und dem

„Cote Magazin“.³⁹Das Gericht betrachtete die Bezeichnung der Küs- tenregion zwischen Nyon und Morges zwar als bekannt, aber den-

35 RKGE vom 23.05.2005, sic! 2005, 661 – 5th Avenue/5th Avenue Fashion House.

36 RKGE vom 21.04.2006, sic! 2006, 484 – Sbrinz/Sbrinz.

37 BVGer vom 10.12.2008, Nr. B-7489/2006 – Le Gruyère Switzerland/Gruyère Cuisine.

38 BGE 128 III 441 – Appenzeller, mit kritischen Kommentaren von M. SCHNEIDER, sic! 2003, 72, von L. DAVID, AJP 2003, 428, und von R. BÄR, ZBJV 140/2004, 610.

39 BVGer vom 30.05.2007, Nr. B-7435/2006 – La Côte/Cote Magazine.

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noch nur als schwach kennzeichnungskräftig. Der Sinngehalt von

„côte“ (Abhang, Küste) sei von „cote“ (Quote, Bewertung) völlig verschieden. Gleichzeitig wurde die etwas gekünstelt wirkende Be- gründung nachgeschoben, dass sowohl in Bezug auf das Schriftbild als auch auf den Wortklang erhebliche Unterschiede bestünden. Der Titel der Zeitschrift „La Côte“, welcher im Wesentlichen aus einer schweizerischen Herkunftsangabe bestehe, müsse sich schliesslich in der ganzen Schweiz durchgesetzt haben, um unterscheidungskräftig zu werden.

– Sodann verlangte die Inhaberin der für verschiedene Waren und Dienstleistungen, darunter auch Brennstoffe, eingetragenen Marke

„Gotthard“ von der Öko-Energie AG Gotthard vergeblich die Entfer- nung des Zeichens „Gotthard“ aus ihrer Firma; doch wurde nicht nur die klägerische Beseitigungsklage abgewiesen, sondern es wurden noch auf Widerklage der Beklagten darüber hinaus die beiden Kla- gemarken gelöscht.⁴⁰Nach Meinung des obersten Gerichtes umfasst der Begriff „Gotthard“ nicht nur den Berg, sondern die ganze Regi- on; er stelle auch für Brennstoffe, wie sie die Beklagte vertreiben könnte, keine Fantasiebezeichnung dar, sondern eine freihaltebedürf- tige Herkunftsbezeichnung. Es genüge, dass auch in ferner Zukunft nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich Anbieter oder Produ- zenten von Brennstoffen in der entsprechenden Region niederlassen würden.

– Dem Inhaber der Wortmarke „Pizol“, der offenbar eine Verletzungs- klage gegen den Verein Tourismuskreis Pizol angestrengt hatte, wurde erfolgreich entgegengehalten, dass es sich beim Namen des Haus- bergs von Ragaz zum Mindesten für die beanspruchten Werbedienst- leistungen um eine freihaltebedürftige Herkunftsangabe handle.⁴¹ Hervorzuheben ist, dass das IGE, dem kaum eine grosszügige Hand- habung der Eintragungspraxis nachgesagt werden kann, die Pizol- Marke offenbar bedenkenlos eingetragen hat.

– Die Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH, Inhaberin der durchgesetzten Wortmarke „Appenzeller“, versuchte erfolglos, gegen die Marke „Appenberger“ einer Emmentaler Käserei vorzugehen.

Bereits das IGE wies den Widerspruch ab, u.a. mit der Begründung, der Sinngehalt der beiden Marken sei derart verschieden, dass eine Verwechslungsgefahr entfalle.⁴²Auch das Kantonsgericht AI und das

40 BGer vom 8.10.2009, sic! 2010, 91 – Gotthard.

41 HGer SG vom 22.02.2010, GVP 2010, Nr. 95, 218 – Pizol.

42 IGE Widerspruchsentscheid Nr. 9929 vom 24.09.2009 – Appenzeller/Appenberger, abrufbar unter <ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/entwi/200909/ w9929.pdf>.

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Bundesgericht verneinten aufgrund des eingeschränkten Schutzum- fangs der Marke „Appenzeller“ die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen.⁴³

b. Eingetragene Marken

Marken mit geografischem Gehalt weisen gerade wegen ihres Inhalts gewisse Besonderheiten auf. Geografische Marken sind in aller Regel – zumindest soweit es sich um solche von grösseren Städten und Flüssen oder von bekannten Gegenden oder Gebirgen handelt – statistisch gesehen einmalig. Selbst bei gelegentlicher Gleichnamigkeit (z.B. Aix oder Biel) ergeben sich kaum je Verwechslungen, weil sie entweder mit Zusätzen versehen oder ihr Bekannt- heitsgrad derart unterschiedlich ist, dass sie sich meistens unschwer lokalisie- ren lassen. Entsprechend haben sie allesamt einen ausgeprägten Sinngehalt, wird doch beim Hören oder Sehen eines solchen Zeichens sofort eine Assozi- ation zur angesprochenen Lokalität hergestellt, was ja auch vom Markenan- melder gewollt ist. Aus diesen Gründen sind Marken mit geografischem Ge- halt oft ausgesprochen originell und können somit als stark angesehen werden. Zu ihrer überragenden Stellung tragen nicht selten auch der intensive Gebrauch und die mit dem geografischen Begriff verbundene Wertschätzung bei. Doch gehören Zeichenbestandteile, die einen geografischen Gehalt aufweisen, sehr oft zum Gemeingut und müssen daher bei der Beurteilung der Zeichennähe mehr oder weniger unberücksichtigt bleiben. Denn ist die Ähn- lichkeit ausschliesslich auf die im Gemeingebrauch stehenden Elemente zu- rückzuführen, so liegt keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor.⁴⁴ Doch sind auch diese Elemente bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens mitzuberücksichtigen; schutzunfähige Bestandteile können nämlich durch ihre Stellung im Gesamtzeichen dessen Wirkung mitbestim- men und dadurch die Zeichennähe akzentuieren.⁴⁵Erst wenn sie sich im Ver- kehr als Kennzeichen eines ganz bestimmten – wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten – Unternehmens durchgesetzt haben, können sie als schützbare Markenbestandteile gewürdigt werden. Dabei sind sie anfänglich schwach und werden erst mit zunehmender Bekanntheit zu normalen oder gar starken Zeichen.

43 BGer vom 26.09.2011, Nr. 4A_281/2011 – Appenzeller/Appenberger.

44 Statt vieler SHK MSchG-JOLLER, MSchG 3 N 125; ebenso schon MATTER, MSchG 1939,

45 100.BGE 78 II 379, 383 E. 4 – Alucol/Aludrox; ebenso MATTER, MSchG 1939, loc.cit. (Fn 44), zustimmend TROLLER, Immaterialgüterrecht 1983, 220.

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c. In Staatsverträgen erwähnte Zeichen

Bei der Beurteilung des sachlichen Schutzumfanges ist zu berücksichtigen, dass Zeichen, die durch einen bilateralen Vertrag zwischen der Schweiz und einem anderen Staat⁴⁶geschützt sind, nach Bundesgericht zu zwei verschie- denen Kategorien gehören können. Die Namen der Staaten und deren wich- tigsten Teilregionen (Kantone, Bundesländer, Provinzen, Gebiete) geniessen in der Schweiz einen absoluten Schutz, der sich auf sämtliche Naturerzeug- nisse und Waren erstreckt.⁴⁷Die Namen untergeordneter Teilregionen (Dist- rikte, Bezirke, Gemeinden, Lagen) sind dagegen grundsätzlich nur in Verbin- dung mit denjenigen Produkten geschützt, denen sie im entsprechenden Staatsvertrag zugeordnet worden sind. Diese Differenzierung wird indessen in Deutschland nicht vorgenommen; dort wird vielmehr darüber diskutiert, ob alle der in den Staatsverträgen angeführten geografischen Bezeichnungen einzig in Bezug auf die im Ursprungsland produzierten Erzeugnisse geschützt seien oder ob dieser Schutz gegenteils allen Erzeugnissen, gleich welcher Art, aus dem Gebiet des Ursprungslandes zukomme.⁴⁸ Ökonomisch gesehen erscheint die Schweizer Lösung angemessen, da die weit bekannteren Namen von Staaten und Teilstaaten einen besseren Schutz verdienen als die meist kaum bekannten Gebietskörperschaften der untersten Ebenen. Dieser wird durch den absoluten Schutz von Herkunftsangaben der ersten Kategorie und den relativen Schutz derjenigen der zweiten Kategorie sinnvoll umgesetzt.

Eine weitere Diskussion ergab sich zur Frage, ob die gemäss Staatsverträ- gen geschützten Angaben auch Schutz gegen deren Benutzung in anlehnender Art und Weise geniessen würden. Das Bundesgericht hat dies vor einigen Jahren bezüglich des Gebrauchs von Bezeichnungen, die mit Herkunftsanga- ben verwechselbar sind, kategorisch und ohne weitere Begründung bejaht.⁴⁹ Die bilateralen Verträge sprechen zwar von einer untersagten Verwendung der Herkunftsangaben in abweichender Form, sofern sich trotz der Abwei- chung eine Verwechslungsgefahr ergebe, doch wird nicht recht klar, ob damit der Gefahr einer Herkunftstäuschung oder einer Rufausbeutung begegnet werden soll. Das Verbot falscher Herkunftsangaben mit entlokalisierenden oder berichtigenden Zusätzen soll einer Irreführung des Konsumenten vor-

46 Solche Staatsverträge wurden mit Deutschland (7.03.1967), der Tschechoslowakei (heute:

Tschechien bzw. Slowakei, 16.11.1973), Spanien (9.04.1974), Frankreich (14.05.1974), Portugal (16.09.1977), Ungarn (14.12.1979) und Russland (29.04.2010) abgeschlossen.

47 BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 – Schlumpagner, m.w.H. Vgl. auch Botschaft BR, BBl 1968 I 213, 218; sowie Botschaft Herkunftsangaben, BBl 1974 II 1177, 1181 f.

48 Die Diskussion entzündete sich namentlich an dem seit langem in Deutschland gebrauten

„Champagner-Weizenbier“. KRIEGER, Schutz geographischer Bezeichnungen, 499-509;

KÜHN, Schutzumfang, 268-271.

49 BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 E. 2 – Schlumpagner; ebenso KRIEGER, Bezeichnung Schweiz, 543-546.

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beugen,⁵⁰während das Verbot von Zusätzen wie „Typ“, „Methode“ usw. die Degenerierung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung verhindern will.

Zurzeit ungelöste Grenzprobleme bilden die Fragen, ob der Schutz der Abkommen auch angerufen werden kann, wenn ein Schweizer Hersteller auf die Verwendung ausländischer Originalerzeugnisse als Bestandteile hin- weist⁵¹oder wenn er mit der Zubereitung nach ausländischem Rezept wirbt.⁵² Auf die erste Frage wäre wohl zu antworten, dass der Hinweis auf ausländi- sche Originalerzeugnisse keine Kennzeichnung des in der Schweiz hergestell- ten Produkts darstellt, sondern vielmehr eine solche des ausländischen Aus- gangsprodukts. In beiden Fällen wird man jedoch verlangen dürfen, dass über den tatsächlichen Ort der Herstellung oder Verarbeitung deutlich und in min- destens gleicher Schrift wie der Zusatz informiert wird, denn wenn auf presti- geträchtige auswärtige Lokalitäten Bezug genommen wird, so darf der Kon- sument als Erstes auch einmal annehmen, dass sich dieser Bezug auch auf den Produktionsort bezieht.

d. Marken mit geografischen Bestandteilen

Geografische Angaben werden meistens mit anderen Bestandteilen kombi- niert, da gemäss schweizerischer Praxis eine Herkunftsangabe für sich allein wegen ihres Freihaltebedürfnisses erst nach erworbener Verkehrsgeltung schutzfähig ist. Daher werden solche Bezeichnungen oft in besonderer Schrift, verbunden mit einem Logo oder mit anderen grafischen Darstellun- gen, hinterlegt. Bei der Beurteilung des Schutzumfangs ist bei solchen Mar- ken zu beachten, dass ein übereinstimmender geografischer Bestandteil neben den anderen Bestanteilen in der Regel zurücktritt, sodass da die blosse Über- einstimmung im kennzeichnungsschwachen Element keine Verwechslungsge- fahr zu begründen vermag. Dies ist kein Widerspruch zur Feststellung, dass Marken mit geografischem Gehalt als ausgesprochen originell und damit als stark anzusehen sind.

4. Fazit

Die – unvollständige – Kasuistik zeigt, dass der Schutz geografischer Be- zeichnungen nicht immer konsequent erfolgt. Bezeichnend ist, dass bei-

50 Siehe z.B. schon BGE 32 I 682 – Schweizer Wappen-Chocolade, hergestellt in Viersen bei Köln.

51 Z.B. „Schaumwein, in der Schweiz hergestellt aus Bordeaux-Weinen“; „Schweizer Champagner Truffes“.

52 Z.B. „Knäckebrot, auf schwedische Art in der Schweiz produziert“.

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spielsweise das Wort Gotthard einmal als starkes Symbol beurteilt wird, das im Namensrecht Ausschliesslichkeit beanspruchen kann, das andere Mal aber als freihaltebedürftige Herkunftsangabe, die markenrechtlich nicht schützbar ist.

Wenig Beachtung fand bisher der Grundsatz, dass selbst die Stellung eines gemeinfreien Bestandteils den Gesamteindruck prägen oder doch wenigstens beeinflussen kann. So wäre zu überlegen, ob trotz der gerichtlich festgestell- ten Verwechslungsgefahr zwischen „Appenzeller^®Switzerland“ und „Appen- zeller Natural“ auch eine solche zu bejahen wäre, wenn die zweite Marke in

„Natural Appenzell“ umgewandelt würde.

Bedauerlich ist zudem, dass Domainnamen mit geografischem Gehalt vom Panel des Streitbeilegungsdienstes der WIPO in der Regel nicht den jeweiligen Gebietskörperschaften oder deren Tourismusorganisationen zuge- sprochen werden; dies im Gegensatz zu den Zivilgerichten. Einzig bei diesen scheint den Interessen der Gemeinwesen am Schutz ihres Namens auch in Form eines Domainnamen gebührend Beachtung geschenkt zu werden.

Dem Sinngehalt einer geografischen Bezeichnung kommt gelegentlich überragende Bedeutung zu, wie die Beispiele „Sihl/Cosil“, „La Côte/Cote“

und „Appenzeller/Appenberger“ zeigen. Im Übrigen sind aber eigentliche Verwechslungsfälle mit ähnlichen Zeichen selten; meistens stehen sich iden- tische Ortsangaben mit unterschiedlichen Zusätzen gegenüber. Dies ist angesichts der Popularität von Ursprungsbezeichnungen nicht verwunderlich, werden solche ja gerade deswegen in Marken und Firmen aufgenommen, um das Renommee der Bezeichnung der eigenen Produktion dienstbar zu machen.

III. Die geografische Marke gemäss „Swissness“-Vorlage

1. Das Projekt „Swissness“

Wie bereits angetönt, hat der Bundesrat vorgeschlagen, ein nationales Regis- ter für geografische Angaben zu schaffen. In dieses sollen nicht nur die ge- schützten Ursprungsbezeichnungen und die geschützten geografischen Anga- ben eingetragen werden können, sondern auch Marken für nicht landwirt- schaftliche Warenkategorien und die auf kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen. Das IGE sieht in der Existenz eines zweiten schweizerischen Registers für geografische Angaben ein wirksames Mittel, um schwei- zerische Herkunftsangaben auch im Ausland besser zu schützen. Dieses Re- gister wird sich vom bisherigen Markenregister dadurch unterscheiden, dass

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es auch Zeichen enthalten darf, die im Gemeingut stehen und sich (noch) nicht im Verkehr durchgesetzt haben; es soll das vom Bundesamt für Land- wirtschaft geführte Register für Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben ergänzen, aber nicht ersetzen.

Das gegenwärtige Markenschutzgesetz umschreibt den Schutzumfang von herkömmlichen Marken einzig mit den Worten „so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt“.⁵³ Bezüglich der neuen geografischen Marken vertritt der Bundesrat die Meinung, dass aufgrund des relativ aufwändigen Eintragungsverfahrens⁵⁴ nicht damit zu rechnen sei, dass ähnliche geografische Marken ins Register eingetragen würden.⁵⁵Diese Begründung überzeugt nicht. Zwar wird es nicht möglich sein, unter einer eingetragenen geografischen Marke andere Produkte als die im Markenreglement definierten zu produzieren. Da das Register für geografische Marken aber auch ausländi- schen Gruppierungen zur Verfügung stehen soll, kann theoretisch nicht ausgeschlossen werden, dass im Ausland ähnliche geografische Begriffe für gleiche oder gleichartige Waren hergestellt werden.⁵⁶Aber selbst im Inland kann es zu Friktionen kommen: Neben den „Appenzeller Mostbröckli“ warten bereits schon die „Appenzeller Pantli“ und die „Appenzeller Siedwürste“ auf ihren Eintrag als geschützte geografische Angabe, und wie die markenrechtli- che Auseinandersetzung⁵⁷ „Appenzeller® Switzerland“, eingetragen für Ap- penzeller Käse, gegen „Appenzeller Natural“, beansprucht für Milchprodukte, ausgegangen wäre, wenn die klägerische Sortenorganisation Appenzeller Käse die Verkehrsdurchsetzung nicht hätte nachweisen können, bleibt unge- wiss. Hinzu kommt, dass anscheinend weder das Bundesamt für Landwirt- schaft (BLW) noch das IGE verpflichtet sind, Eintragungsgesuche hinsicht- lich relativer Ausschlussgründe zu überprüfen. Die Behauptung, es sei nicht damit zu rechnen, dass ähnliche geografische Marken ins Register eingetragen würden, erscheint daher nicht überzeugend.

Immerhin enthalten sowohl das Landwirtschaftsgesetz und die darauf ab- gestützte GUB/GGA-Verordnung als auch der Entwurf zum Register für geografische Angaben detaillierte Regelungen zum Schutzumfang⁵⁸. So sind ge- schützte geografische Bezeichnungen nicht nur vor Anmassung, Nachma- chung oder Nachahmung geschützt, sondern unabhängig von der Art der Er- zeugnisse auch gegen Rufausnützung. Im Besonderen bleibt auch deren Ver- wendung im Zusammenhang mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Stil“, „Ver-

53 Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG.

54 Eintragung in ein Register i.S.v. Art. 16 LwG oder von Art. 50a E-MSchG.

55 Botschaft Swissness, BBl 2009, 8581.

56 Man denke nur an das Beispiel von Tilsit, unter welcher Bezeichnung sowohl Thurgauer als auch Käse aus der russischen Oblast Kaliningrad produziert werden darf.

57 BGE 128 III 441 – Appenzeller.

58 Art. 16 Abs. 6 LwG, Art. 17 GUB/GGA-V, Art. 50a Abs. 8 EMSchG.

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fahren“, „Methode“, „Fasson“, „Nachahmung“, „Imitation“, „nach Rezept“

oder dergleichen nur solchen Produkten vorbehalten, die das Pflichtenheft erfüllen; angesichts der geschützten geografischen Angaben „Saucisson vau- dois“ und „St. Galler Bratwurst“ ist es nicht mehr möglich, in Luzern Würste nach Waadtländer oder St. Galler Rezept herzustellen. Die Landwirtschafts- gesetzgebung geht sogar noch einen Schritt weiter, indem sie auch die Ver- wendung von irreführenden Verpackungen⁵⁹ und insbesondere jeden Rück- griff auf die besondere Form des Erzeugnisses verbietet.⁶⁰Das Bundesgericht hatte sich zum Gehalt dieser Bestimmung im langjährigen Streit um die Zu- lassung des Krümmenswiler Försterkäses zu äussern. Es befand zwar, dass der Konsument bei der Nachahmung von Warenformen geschützter Land- wirtschaftsprodukte getäuscht werden könne, ohne dass die jeweiligen Pro- duktnamen gleich oder ähnlich sein müssten, dass aber die nachgeahmte Form kennzeichnungskräftig sein müsse, um in die Beurteilung der Ver- wechslungsgefahr einbezogen werden zu können. Diesen Anforderungen genügte der Tannenholzring des Vacherin Mont-d’Or nicht.⁶¹

Der vorgeschlagene Art. 50a Abs. 8 E-MSchG ist Art. 16 Abs. 7 LwG 1998 bzw. Art. 18c Abs. 6 aLwG 1951 nachgebildet.⁶² Er will den miss- bräuchlichen Gebrauch einer eingetragenen Angabe verhindern, welcher den Ruf und das Ansehen des Produktes schädigen oder einem Dritten einen un- gerechtfertigten Vorteil verschaffen kann. Er untersagt den Gebrauch eines geschützten Ortsnamens für Waren, die gleich oder vergleichbar sind, aber nicht aus diesem Ort stammen, sowie für solche, die nicht über die im Pflich- tenheft stehenden Eigenschaften oder Qualitäten verfügen, auch wenn sie tatsächlich aus diesem Ort kommen. Keinen Einschränkungen unterliegt der Gebrauch für andere – aber nicht vergleichbare – Waren, die tatsächlich aus diesem Ort kommen,⁶³ während Waren anderer Herkunft das Gebot der Wahrheit und Klarheit ihrer Bezeichnungen beachten müssen.

2. Was ist neu?

Zu begrüssen ist die generelle Stossrichtung, dem Schutz der geografischen Marken vermehrt Beachtung zu schenken, insbesondere auch der Bezeich- nung „Schweiz“. Oft wird man vom Gefühl beschlichen, den Unternehmern würden ausser Verbindungen mit dem Wort „Swiss-“ und einer Sachbezeich- nung keine eingängigen Zeichen mehr einfallen, und was sich alles an Mar-

59 Z.B. Chianti-Flaschen.

60 Art. 17 Abs. 3 GUB/GGA-V.

61 BGer vom 29.10.2010, sic! 2011, 176 E. 7.3 – Vacherin Mont-d'Or AOP/Krümmenswiler Försterkäse.

62 Vgl. Botschaft Agrarpaket, BBl 1995 IV 629, 664.

63 Botschaft Swissness, BBl 2009, 8606, Ziff. 2.1.3 in fine.

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ken und Firmen mit einer auf die Schweiz anspielenden Bezeichnung in den Registern tummelt, ist kaum mehr zu zählen. Sicher wird ein markenähnlicher Schutz unserer kostbaren Ursprungsbezeichnungen auch im Ausland den gehörigen Widerhall finden.

Allerdings sind die neu vorgeschlagenen Instrumente doch nicht so epo- chemachend, wie sie scheinen. Dem Schutz gegen Verwässerungen mit dem Zusatz „Typ“ oder „Tipo“ hat das Bundesgericht schon im Jahre 1934 einen Riegel geschoben und festgehalten, auch die nicht markenmässige Verwen- dung eines Markennamens mit Zusätzen wie Typ, Façon und dergleichen sei Dritten erst nach seiner Umwandlung in ein Freizeichen gestattet.⁶⁴Die Ruf- ausbeutung einer Marke mit hohem Bekanntheitsgrad hat das Bundesgericht ebenso schon seit langem mit den Worten unterbunden, der Markeninhaber müsse auch davor geschützt werden, dass sich Drittzeichen an seine Marke in einer Weise anlehnen würden, die geeignet sei, dem Konsumenten die Vor- stellung von gleichwertigen Ersatzprodukten nahezulegen.⁶⁵Auch kennzeich- nungskräftige Warenformen wurden in ständiger Praxis auf lauterkeitsrechtli- cher Grundlage vor Nachahmung geschützt.⁶⁶

Die konsequente Anwendung dieser Grundsätze würde zur Beurteilung des Schutzumfangs der geografischen Marke genügen. Wirklich neu ist jedoch der Gedanke, grundsätzlich gemeinfreie Ursprungsbezeichnungen in ein schweizerisches Register einzutragen und auf dieser Grundlage auch internationalen Schutz zu erlangen. Allerdings ist wohl noch ein weiter Weg zu gehen, bis die Marke „Swiss watch“ auch im Fernen Osten anerkannt und ge- schützt wird.

64 BGE 60 II 249, 258-259 E. 4 – Tipo Bel Paese.

65 BGE 102 II 292, 296 E. 7: Gegenprodukt zu Lattoflex, 122 III 382, 388 E. 5a – Kamillosan.

66 BGE 83 II 154 – Blumenhalter, 88 IV 79 – Heizapparat; HGer SG vom 9.06.1977, Mitt 1977, 180 – Adidas-Schuhe; HGer ZH vom 20.06.1990, ZR 89 Nr. 62 – Epilady.