Reformvorschläge zum Patentrecht im Heidelberg-Report – erledigt durch das Patent-Reform-Paket?

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Hagener Juristische Beiträge Band 5

Reformvorschläge zum Patentrecht im Heidelberg-Report – erledigt durch das Patent-Reform-Paket?

Ralf Thorsten Rötter

13,40 € ISBN 978-3-96163-112-4 http://unipress.readbox.net

HJB 5

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Ralf Thorsten Rötter

Reformvorschläge zum Patentrecht im

Heidelberg-Report – erledigt durch das

Patent-Reform-Paket?

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Hagener Juristische Beiträge

Band 5

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Reformvorschläge zum Patentrecht im Heidelberg-Report – erledigt durch das

Patent-Reform-Paket?

Ralf Thorsten Rötter von

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Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die vorliegende Arbeit wurde von Prof. Dr. Jens Adolphsen (Justus-Liebig-Universität Gießen) betreut und hat im Sommersemester 2016 als Masterarbeit im Studiengang

„Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz“ dem Kurt-Haertel- Institut für geistiges Eigentum der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FernUniversität in Hagen vorgelegen.

1. Auflage 2017 ISSN 2511-0411 ISBN 978-3-96163-112-4 readbox unipress

in der readbox publishing GmbH Münsterscher Verlag für Wissenschaft Am Hawerkamp 31

48155 Münster

http://unipress.readbox.net

(6)

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung 1

I. Brüssel-I-VO, Brüssel-Ia-VO und

der Heidelberg-Report 1

II. Das Patent-Reform-Paket 2

III. Aufgabenstellung 7

B. Brüssel-I-VO und ihre Probleme im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes – die Reformvor- schläge des Heidelberg Reports 9 I. Torpedo-Problematik (Art. 27 Abs. 1

Brüssel-I-VO) 9

1. Darstellung des Problems 9 2. Rechtsprechung des EuGH 11

a) Gubisch ./. Palumbo 11

b) Tatry 13

3. Reformvorschläge 15

II. Einwand der Rechtsbeständigkeit (Art. 22

Nr. 4 Brüssel-I-VO) 17

1. Darstellung des Problems 17 2. Rechtsprechung des EuGH:

GAT ./. LuK 19

III. Verfahrenskonzentration (Art. 6 Nr. 1

Brüssel-I-VO) 25

1. Darstellung des Problems 25 2. Rechtsprechung des EuGH: Roche ./.

Primus 28

IV. Einstweiliger Rechtsschutz (Art. 31

Brüssel-I-VO) 32

1. Darstellung des Problems 32 2. Rechtsprechung des EuGH 34

(7)

a) Denilauler ./. Couchet Frères 34

b) Dior und Layher 37

c) Van Uden 39

V. Maßnahmen zur vorgerichtlichen

Informationsbeschaffung 45

1. Rechtsprechung des EuGH:

St. Paul Dairy 45

VI. Zahlung von Zwangsgeldern (Art. 49

Brüssel-I-VO) 48

VII. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation 50 C. Zur Umsetzung der Reformvorschläge im

Patent-Reform-Paket 55

I. Torpedo-Problematik 59

1. Während der Übergangszeit 59 a) Klage nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ 59 b) Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ 67 c) Europäische Patente mit einheitlicher

Wirkung 69

2. Nach der Übergangszeit 75 3. Europäische Patente in Nicht-EU-

Mitgliedstaaten 77

II. Einwand der Rechtsbeständigkeit 78

III. Verfahrenskonzentration 82

IV. Einstweiliger Rechtsschutz 83 V. Maßnahmen zur vorgerichtlichen

Informationsbeschaffung 89

VI. Zahlung von Zwangsgeldern 93 VII. Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation 95 D. Zusammenfassung und Ausblick 99

(8)

Abkürzungsverzeichnis

Art. Artikel

ABl. Amtsblatt

Abs. Absatz

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Eu- ropäischen Union (konsolidierte Fas- sung) vom 13.07.2007, ABl. EU Nr. C 202, S. 47 vom 07.06.2016

BGBl. Bundesgesetzblatt

BMJV Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

BPatG Bundespatentgericht

Brüssel-I-VO Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner- kennung und Vollstreckung von Ent- scheidungen in Zivil- und Handelssa- chen, ABl. EG 2001 Nr. L 12, S. 1 vom 16.01.2001

Brüssel-Ia-VO Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Ra- tes vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken- nung und Vollstreckung von Ent- scheidungen in Zivil- und Handelssa- chen, ABl. EU Nr. L 351, S.1, geän- dert durch Verordnung (EU) Nr.

542/2014 des Europäischen Parla- ments und des Rates vom 15.05.2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 bezüglich der hinsichtlich des Einheitlichen Patentgerichts

(9)

und des Benelux-Gerichtshofs anzuwendenden Vorschriften, ABl. Nr. L 163, S. 1 vom 29.05.2014, und geän- dert durch Delegierte Verordnung (EU) 2015/281 der Kommission vom 26.11.2014 zur Ersetzung der Anhän- ge I und II der Verordnung (EU) Nr.

1215/2012 des Europäischen Parla- ments und des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken- nung und Vollstreckung von Ent- scheidungen in Zivil- und Handelssa- chen, ABl. EU Nr. L 54, S. 1 vom 25.2.2015

bspw. beispielsweise

BT-DS Deutscher Bundestag-Drucksache bzw. beziehungsweise

ders. derselbe

Dok. Dokument

EG Europäische Gemeinschaft

EP Europäisches Patent

EPA Europäisches Patentamt

EPeW Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

EPG Einheitliches Patentgericht (engl. Uni- fied Patent Court (UPC))

EPGÜ Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht, Dok. 16351/2/12 vom 14.02.2013

EPGÜVO Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts (engl. Rules of Proce- dure of the Unified Patent Court), in

(10)

der 18. Entwurfsfassung vom 19.10.2015, abrufbar unter www.unified-patent-court.org

EPÜ Münchener Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5.10.1973 – Europäisches Patentüber- einkommen – (BGBl. 1976 II 649); in der am 13. Dezember 2007 in Kraft getretenen revidierten Fassung

EPVO Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Ra- tes vom 17.12.2012 über die Umset- zung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU Nr. L 361, S. 1 vom 31.12.2012 etc. et cetera (deutsch: und so weiter) EPÜVO Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des

Rates vom 17.12.2012 über die Um- setzung der verstärkten Zusammenar- beit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hin- blick auf die anzuwendenden Überset- zungsregelungen, ABl. EU Nr. L 361, S. 89 vom 31.12.2012

EU Europäische Union

EuGH Gerichtshof der Europäischen Union EUGVÜ Übereinkommen über die gerichtliche

Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27 9. 1968 (Brüsseler Übereinkommen)

(11)

EUV Vertrag über die Europäische Union (konsolidierte Fassung) vom 13.07.2007, ABl. EU Nr. C 83, S. 13 vom 30.03.2010

EuZW Europäische Zeitschrift für Wirt- schaftsrecht (Zeitschrift)

ff. fortfolgende

Fn. Fußnote

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Ur- heberrecht (Zeitschrift)

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Ur- heberrecht internationaler Teil (Zeit- schrift)

GRUR-Prax Gewerblicher Rechtsschutz und Ur- heberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Zeitschrift).

i.d.R. in der Regel

IPRax Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht (Zeitschrift)

i.S.d. im Sinne des/der i.S.v. im Sinne von

Mitt. Mitteilungen der deutschen Patentan- wälte

m.w.N. mit weiteren Nachweisen

New Yorker Convention on the Recognition and Übereinkommen Enforcement of Foreign Arbitral

Awards (New York, 1958)

Nr. Nummer

R. Regel

S. Satz; Seite

SchiedsVZ Zeitschrift für Schiedsverfahren (Zeit- schrift)

(12)

Slg. Sammlung

s.o. siehe oben

sog. sogenannte/s.

TRIPs Übereinkommen über handelsbezoge- ne Aspekte des geistigen Eigentums vom 15.04.1994, BGBl. 1994 II 1438, 1730 (engl.: Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)

u. und

u.a. unter anderem; und andere

vgl. vergleiche

VO Verordnung

wg. wegen

(13)

Literaturverzeichnis

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Durchsetzung im europäischen Ausland, GRUR-Prax 2013, S. 484-486.

Bühring, Manfred, Gebrauchsmustergesetz Kommentar, 8.

Auflage, Carl Heymanns Verlag 2011 (zitiert Büh- ring/Bearbeiter, GebrMG, § Rn.).

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2014, S. 114-119.

Grabinski, Klaus, Zur Bedeutung des Europäischen Ge- richtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano- Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patent- verletzungen, GRUR Int. 2001, S. 199-213.

Haberl, Andreas / Schallmoser, Konstantin, Einheitliches Patentgericht startet im Dezember 2017 – Vorläufige Anwendung im Mai geplant, GRUR-Prax 2017, S.70- Haedicke, Maximilian, Rechtsfindung, Rechtsfortbildung 71.

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(14)

September 2007 (zitiert Bearbeiter, Heidelberg Report, Rn.).

Hirse, Thomas / Sakowski, Paetrick, Verzögerung auf der Zielgeraden – Wann kommt das europäische Ein- heitspatent?, Mitt. 7/8/2017, S. 297-298.

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Hüttermann, Aloys, Was bedeutet die „Brexit“- Abstimmung für den gewerblichen Rechtsschutz in Europa?, Mitt. 8/9/2016, S. 353-358.

Ders., Die doppelte Zuständigkeit bei Ansprüchen aufgrund mangelnder Berechtigung im kommenden Ein- heitspatentsystem, Mitt. 3/2015, S. 100-101.

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Beck (zitiert Jayme/Hausmann, IPR/IZPR, Nr.).

Kubis, Sebastian, Patentverletzungen im europäischen Prozessrecht – Ausschließliche Zuständigkeit kraft Einrede?, Mitt. 5/2007, S. 220-224.

Kühnen, Thomas, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auf- lage 2014, Carl Heymanns Verlag (zitiert Kühnen, Handbuch Patentverletzung, 7. Auflage, Rn. ).

Lang, Johannes, Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz, Kurs: Der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in Frankreich 2015, Kurseinheit 2 (zitiert: Lang, Johan- nes, Patentverletzung Frankreich, KE 2, S. ).

Leitzen, Mario, Comeback des „Torpedo“?, GRUR Int.

2004, S. 1010-1014.

Luginbühl, Stefan / Stauder, Dieter, Die Anwendung der revidierten Zuständigkeitsregeln nach der Brüssel I- Verordnung auf Klagen in Patentsachen, GRUR Int.

2014, S. 885-892.

Max-Planck-Gruppe für Internationales Privat- und Zivilpro- zessrecht des geistigen Eigentums (CLIP), Grundregeln des Internationalen Privat- und Zivilprozessrechts des

(15)

geistigen Eigentums (CLIP-Grundregeln), Deutsche Übersetzung von Dr. Paul Katzenberger, Endfassung:

01.12.2011.

McGuire, Mary-Rose, European Patent Package: Das Zu- sammenspiel von EPVO, EPGÜ und nationalem Pa- tentrecht, Mitt. 12/2015, S. 547-543.

Meier-Beck, Peter, Bifurkation und Trennung, Überlegun- gen zum Übereinkommen über ein Einheitliches Pa- tentgericht und zur Zukunft des Trennungsprinzips in Deutschland, GRUR 2015, S. 929-936.

Musielak, Hans-Joachim / Voit, Wolfgang, Kommentar zur Zivilprozessordnung (ZPO), 13. Auflage 2016, Verlag Franz Vahlen (zitiert Musielak/Voit/Bearbeiter, ZPO, § , Rn.).

Ders., Kommentar zur Zivilprozessordnung (ZPO), 14.

Auflage 2017, Verlag Franz Vahlen (zitiert Mu- sielak/Voit/Bearbeiter, ZPO, § , Rn.).

Nieder, Michael, Strategische Überlegungen zum Einheits- registereintrag und zum Opt-out in der EPGÜ- Übergangsphase, GRUR 2015, S. 728-731.

Ders., Zulassung nationaler Torpedos durch Artikel 83 EPGÜ?, Mitt. 3/2015, S. 97-100.

Ders., Ergänzender Hinweis zu Nieder, Materielles Ver- letzungsrecht für europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, GRUR 2014, S.

955-956.

Ders., Materielles Verletzungsrecht für europäische Bün- delpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, GRUR 2014, S. 627-632.

Osterrieth, Christian, Patentrecht, 5. Auflage 2015, Verlag C.H. Beck (zitiert Osterrieth, Patentrecht, Rn. ).

Schauwecker, Marko, Die Entscheidung GAT gegen LuK und drittstaatliche Patente, GRUR Int. 2009, 187-195.

Ders., Europäische Union – Expertenbericht zur An- wendung der Brüssel I-Verordnung, GRUR Int. 2007, S. 1052-1053.

(16)

Schlosser, Peter, „Brüssel I“ und Schiedsgerichtsbarkeit, SchiedsVZ 2009, S. 129-139.

Schröer, Benjamin, Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-Shopping im Rahmen der alternativen Zuständigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ, GRUR Int.

2013, S. 1102-1109.

Tilmann, Winfried, The Future of the UPC after Brexit, GRUR 2016, S. 753-755.

Ders., UPCA and EPUE-Reg – Construction and Appli- cation, GRUR Int. 2016, S. 409-419.

Ders., The Transitional Period of the UPCA, Mitt.2/2014, S.58-65.

(17)

(18)

A. Einführung

I. Brüssel-I-VO, Brüssel-Ia-VO und der Heidel- berg-Report

Am 1. März 2002 ist die Brüssel-I-VO¹ in Kraft getreten, die mit Wirkung vom 10. Januar 2015 durch ihre Neu- fassung, die Brüssel-Ia-VO² ersetzt wurde. In beiden Verordnungen wird die internationale gerichtliche Zu- ständigkeit sowie die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen geregelt, die von Gerichten ihrer Mitgliedstaaten erlassen wurden. Mit Ausnahme von Dänemark sind die Verordnungen für alle EU- Mitgliedstaaten bindend und anwendbar³. Obwohl sich Dänemark nicht unmittelbar an der Brüssel-Ia-VO betei- ligt hat, sind ihre Regelungen dennoch in Bezug auf Dänemark anwendbar, denn hier besteht ein Abkom-

1 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll- streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl.

EG Nr. L 12, S. 1 vom 16.01.2001; Jayme/Hausmann, IPR/IZPR, Nr. 160.

2 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. EU Nr. L 351, S.1, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 542/2014 des Europäischen Parla- ments und des Rates vom 15.05.2014 zur Änderung der Verord- nung (EU) Nr. 1215/2012 bezüglich der hinsichtlich des Einheit- lichen Patentgerichts und des Benelux-Gerichtshofs anzuwendenden Vorschriften, ABl. Nr. L 163, S. 1 vom 29.05.2014, und geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2015/281 der Kommission vom 26.11.2014 zur Ersetzung der Anhänge I und II der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Par- laments und des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. EU Nr. L 54, S. 1 vom 25.2.2015; Jay- me/Hausmann, IPR/IZPR Nr. 160a (ohne Änderungs-VO).

3 Erwägungsgrund (21) der Brüssel-I-VO; Erwägungsgrund (41) der Brüssel-Ia-VO.

(19)

men⁴ über die entsprechende Anwendung der Brüssel- Ia-VO.

Art. 73 S. 1 Brüssel-I-VO verlangte und Art. 79 S. 1 Brüssel-Ia-VO verlangt die Vorlage eines Berichts über die Anwendung der Verordnung. Dem Bericht sind gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieser Verord- nungen beizufügen nach Art. 73 S. 2 Brüssel-I-VO und Art. 79 S. 3 Brüssel-Ia-VO.

Der zur Anwendung der Brüssel-I-VO erstellte Bericht ist als „Heidelberg Report“⁵ bekannt geworden. Er wid- met dem gewerblichen Rechtschutz mit seinen Rand- nummern 791 bis 857 ein eigenständiges Kapitel, da

„gewerbliche Schutzrechte sich zu einem Spezialgebiet innerhalb des Übereinkommens⁶ (und anschließend der Verordnung) entwickelt haben, die eine Vielfalt seiner Vorschriften beeinflussen“⁷.

II. Das Patent-Reform-Paket

Art. 20 Abs. 1 EUV⁸ eröffnet den EU-Mitgliedstaaten die grundsätzliche Möglichkeit, untereinander eine ver-

4 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 19.10.2005, ABl. EG Nr. L 209/62, S. 1 vom 16.11.2005; Jayme/Hausmann, IPR/IZPR, Nr. 160, Fn. 10.

5 Hess, Burkhard / Pfeiffer, Thomas / Schlosser, Peter, Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of Regulation Brus- sels I in the Member States, Final Version September 2007.

6 Übereinkommen von Brüssel über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen von 1968 (konsolidierte Fassung), ABl. EG Nr. C 27, S. 1 vom 26.01.1998.

7 Schlosser, Heidelberg Report, Rn. 791; Übersetzung durch den Verfasser.

8 Vertrag über die Europäische Union (konsolidierte Fassung) vom 13.07.2007, ABl. EU Nr. C 202, S. 13 vom 07.06.2016.

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stärkte Zusammenarbeit im Rahmen von nicht aus- schließlichen Zuständigkeiten der Union zu begründen, die darauf ausgerichtet ist, die Verwirklichung der Ziele der Union zu fördern, ihre Interessen zu schützen und ihren Integrationsprozess zu stärken.

Zu diesen Zielen zählt u.a. nach Art. 3 Abs. 3 EUV die Errichtung eines Binnenmarktes, das Hinwirken auf eine nachhaltige Entwicklung Europas auf Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und die Förderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. Zur Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnen- marktes werden nach Art. 118 Abs. 1 AEUV⁹ Maßnah- men erlassen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in der Union, sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kon- trollregelungen auf Unionsebene.

Gestützt auf diese Grundlage, insbesondere auf Art. 329 Abs. 1 AEUV, und gestützt auf den Antrag von einer Vielzahl¹⁰ an EU-Mitgliedstaaten wurde vom Rat als Organ der Europäischen Union der Beschluss¹¹ einer

9 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung) vom 13.07.2007, ABl. EU Nr. C 202, S. 47 vom 07.06.2016.

10 Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Tschechische Republik, Königreich Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Republik Estland, Irland, Hellenische Republik, Französische Republik, Republik Zypern, Republik Lettland, Republik Litauen, Großher- zogtum Luxemburg, Republik Ungarn, Malta, Königreich Nieder- lande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Re- publik, Rumänien, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Republik Finnland, Königreich Schweden, Vereinigtes König- reich Großbritannien und Nordirland.

11 Beschluss Nr. 2011/167/EU des Rates vom 10.03.2011 über die Ermächtigung zu einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich

(21)

Ermächtigung zur Begründung einer verstärkten Zu- sammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes erlassen.

Daraus ist das so genannte „Patent-Reform-Paket“ her- vorgegangen, das sich im Wesentlichen aus zwei EU- Verordnungen und einem völkerrechtlichen Vertrag zusammensetzt; es besteht aus

• der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patent- schutzes (EPVO)¹²,

• der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patent- schutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (EPÜVO)¹³, und

• dem Einheitspatentgerichtsübereinkommen (EPGÜ)¹⁴.

Nach Art. 1 Abs. 2 EPVO fußt die EPVO auf Art. 142 EPÜ¹⁵. Danach kann eine Gruppe von Vertragsstaaten, die in einem besonderen Übereinkommen bestimmt hat, dass die für diese Staaten erteilten Europäischen Patente der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU Nr. L 76, S. 53 vom 22.03.2011.

12 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärk- ten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU Nr. L 361, S. 1 vom 31.12.2012.

13 Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. EU Nr. L 361, S.

89 vom 31.12.2012.

14 Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht, Dok.

16351/2/12 vom 14.02.2013.

15 Adolphsen, Int.u.EuZPR, KE 1, S. 51.

(22)

für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitlich sind, vorsehen, dass Europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können. Das EPGÜ als solches ist – zuweilen beanstandet als nicht unions- rechtkonformer¹⁶ – völkerrechtlicher Vertrag ausgestal- tet. Dies ist historisch bedingt. Dem EuGH sollte soweit wie möglich die Kompetenz der Auslegung des materiel- len Patentrechts entzogen werden¹⁷. Deshalb ist auch

„der materielle Gehalt der EPVO ausgesprochen gering geblieben“¹⁸.

Die EPVO und die EPÜVO sind bereits am 20.01.2013 in Kraft getreten¹⁹. Nach Art. 18 Abs. 2 EPVO und nach Art. 7 Abs. 2 EPÜVO gelten sie jedoch erst ab dem – inzwischen verstrichenen – 01.01.2014 oder ab dem Tag des Inkrafttretens des EPGÜ, je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist. Das EPGÜ tritt gemäß Art. 89 Abs. 1 EPGÜ in Kraft ebenfalls am 01.01.2014 oder am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, ein- schließlich der Hinterlegung durch die drei EU- Mitgliedstaaten, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden Europäischen Patente gab, oder am ersten Tag nach dem Inkrafttreten der Änderungen der Brüssel-I-

16 Jaeger, Thomas, Hieronymus Bosch am Werk beim EU-Patent?, EuZW 2013, S. 17.

17 Haedicke, Maximilian, Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem, GRUR Int. 2013, S.610; Adolphsen, Int.u.EuZPR, KE 1, S. 50; Eck, Matthias, Euro- päisches Einheitspatent und Einheitspatentgericht – Grund zum Feiern?, GRUR Int. 2014, S. 116.

19 ABl. EPA 2/2013, S.110; ABl. (EU) Nr. 361, S. 1 u. S. 89 vom 31.12.2012.

(23)

VO, je nachdem, welcher Zeitpunkt der späteste ist. Da sowohl der 01.01.2014 verstrichen ist, als auch die Ände- rungen der Brüssel-I-VO inzwischen mit der Brüssel-Ia- VO in Kraft getreten sind, kommt es nunmehr auf die Anzahl der Ratifizierungen durch die EPGÜ- Vertragsmitgliedstaaten an. Die drei EU-Mitliedstaaten und zugleich EPGÜ-Vertragsmitgliedstaaten mit den meisten geltenden Europäischen Patenten waren im Zeitpunkt der Unterzeichnung des EPGÜ Deutschland, Frankreich und Großbritannien²⁰.

Welche EPÜ-Vertragsstaaten Mitglieder der EU sind, sich an der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patent-schutzes beteiligen und/oder das EPGÜ unterzeichnet haben, lässt sich anhand der in Appendix I beigefügten Tabelle nachvoll- ziehen.

Derzeit haben zwölf der insgesamt fünfundzwanzig EPGÜ-Vertragsmitgliedstaaten das EPGÜ ratifiziert, darunter Frankreich²¹. Somit fehlt für den Start des Pa- tent-Reform-Pakets lediglich noch die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden aus Deutschland und Großbri- tannien. Die Gesetzesentwürfe²² in Deutschland haben bereits die dritte Lesung des Bundestags durchlaufen und der „Bundestag gibt für [die] Neuregelung im Pa- tentrecht grünes Licht“²³. Somit sind für Deutschland

20 Hoffmann Eitle/Bausch, Thorsten / Steins, Clemens Tobias, Handbook, S. 51.

21 Quelle:http://www.consilium.europa.eu/en/documents- publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001, Abruf am 01.06.2017.

22 Gesetztesentwurf zur Änderung des Gesetzes über internationales Patentüber-einkommen (BT-DS18/11137).

23 Mitteilung des Deutschen Bundestags vom 9. März 2017; Ände- rung durch den Verfasser.

(24)

zwischenzeitlich die Voraussetzungen für die Ratifizie- rung des EPGÜ ebenfalls geschaffen. Die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde aus Großbritannien war für April 2017 erwartet, so dass das neue System im De- zember 2017 mit britischer Beteiligung starten solle²⁴. III. Aufgabenstellung

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die im Heidelberg Report angesprochenen Probleme der Brüs- sel-I-VO im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes erläutert und zugleich die zum jeweiligen Problem ein- schlägige – wichtigste – Rechtsprechung des EuGH beleuchtet. Da sich bei der Brüssel-Ia-VO als Neufas- sung der Brüssel-I-VO Reformbemühungen des Heidel- berg Reports nicht durchgesetzt haben²⁵, werden im zweiten Teil die entsprechenden Regelungen des Patent- Reform-Pakets erörtert, und dargelegt, inwiefern sich die Reformvorschläge durch die Einführung des Patent- Reform-Pakets nunmehr erledigt haben.

24 Haberl, Andreas / Schallmoser, Konstantin, Einheitliches Patentge- richt startet im Dezember 2017 – Vorläufige Anwendung im Mai geplant, GRUR-Prax 2017, S.70-71.

(25)

(26)

B. Brüssel-I-VO und ihre Probleme im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes – die Re- formvorschläge des Heidelberg Reports I. Torpedo-Problematik (Art. 27 Abs. 1 Brüssel-I-

VO)

1. Darstellung des Problems

Einen der Schwerpunkte der Untersuchung des Heidel- berg Reports im Bereich des geistigen Eigentums betrifft die Praxis sogenannter „Torpedo-Klagen“. Ein angebli- cher Verletzer eines gewerblichen Schutzrechtes erhebt hierbei eine negative Feststellungsklage, gestützt darauf, dass er das Schutzrecht nicht verletze, oder eine Nich- tigkeitsklage, die sich gegen den Rechtsbestand des ver- meintlich verletzten Schutzrechtes richtet. Dadurch soll der Schutzrechtsinhaber mit Hilfe der Vorschrift des Art. 27 Brüssel-I-VO über die entgegenstehende Rechtshängigkeit blockiert werden²⁶ eine eigene Klage an seinem bevorzugten Gerichtsstand einzureichen.

Nach Art. 27 Abs. 1 Brüssel-I-VO hat das später – i.d.R.

durch den Schutzrechtsinhaber – angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen auszusetzen bis über die Zuständigkeit des zuerst – i.d.R. durch den vermeintli- chen Verletzer – angerufenen Gerichts entschieden wurde, sofern es sich bei den Gerichten um Gerichte verschiedener Mitgliedstaaten handelt und sofern die beiden Verfahren denselben Anspruch zwischen denselben Parteien betreffen. Wenn die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, so erklärt sich das später angerufene Gericht nach Art. 27 Abs. 2 Brüssel-I-

26 Schauwecker, Marko, Europäische Union – Expertenbericht zur Anwendung der Brüssel I-Verordnung, GRUR Int. 2007, S.1052.

(27)

VO zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig.

Der angebliche Verletzer nimmt es dabei regelmäßig in Kauf, dass seine Torpedo-Klage wegen mangelnder Zuständigkeit oder aufgrund fehlender Begründetheit abgewiesen wird. Denn die Erhebung der Torpedo- Klage zielt i.d.R. letztlich darauf ab, Zeit zu gewinnen, bevor in einem Verletzungsverfahren festgestellt werden kann, dass dem Schutzrechts-inhaber ein Unterlassungs- anspruch zusteht. Torpedo-Klagen werden deshalb typischerweise an Gerichten von EU-Mitgliedstaaten erhoben, die bekannt für eine besonders lange Verfah- rensdauer sind. In diesem Zusammenhang sind „Italian Torpedo“ oder „Belgium Torpedo“ inzwischen zu fest- stehenden Begriffen geworden²⁷, da man den Gerichten dieser beiden Mitgliedstaaten eine besonders lange Ver- fahrensdauer zur Prüfung der Zulässigkeit der bei ihnen anhängig gemachten Klagen nachsagt²⁸.

Um den „Torpedos“ vorzubeugen, bzw. um den Blo- ckadeeffekt des Art. 27 Brüssel-I-VO auszuhebeln, haben die Gerichte der Mitgliedstaaten zwei Lösungsansät- ze entwickelt. Zum einen wird der Begriff „desselben Anspruchs“ eng ausgelegt, wonach die Verletzungsklage des Schutzrechtsinhabers einen anderen „Anspruch“

betrifft als die negative Feststellungsklage des vermeintli- chen Verletzers²⁹. Zum anderen wird das Rechtsinstitut des Rechtsmissbrauchs herangezogen, das als ein aus

27 Schlosser, Heidelberg Report, Rn. 804.

28 Leitzen, Mario, Comeback des „Torpedo“?, GRUR Int. 2004, S.

1011.

1012.

(28)

nationalem Recht hergeleiteter materiell-rechtlicher Anspruch des Betroffenen aufgefasst wird³⁰.

2. Rechtsprechung des EuGH

Beide Lösungsansätze stehen nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH, wie nachstehend näher beleuchtet wird. Die Entscheidungen des EuGH ergin- gen noch zum EUGVÜ. Nachfolgend sei aber auf die entsprechende Regelung der Brüssel-I-VO verwiesen.

a) Gubisch ./. Palumbo

Im Vorabentscheidungsersuchen der Corte suprema di cassazione, Italien betreffend das Verfahren von Gubisch Maschinenfabrik KG gegen Giulio Palumbo³¹, hat der EuGH Gelegenheit gehabt, den Begriff der „Rechtshängigkeit“

auszulegen.

Ausgangspunkt des Streites war der Kaufvertrag über eine Maschine, wobei Gubisch vor dem Landgericht Flensburg gegen Palumbo Klage auf Erfüllung des Ver- trags und damit auf Zahlung des Kaufpreises erhoben hat³². Anschließend hat Palumbo beim Tribunale Rom Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages erhoben, hilfsweise sollte der Vertrag wegen eines Eini- gungsmangels für unwirksam erklärt werden, weiter hilfsweise sollte die Auflösung des Vertrags ausgesprochen werden³³. Gubisch war der Auffassung, dass das

1013.

31 EuGH, Urt. v. 08.12.1987 – C-144/86, Slg. 1987, S. 4871-4877.

32 EuGH, Urt. v. 08.12.1987 – C-144/86, Slg. 1987, S. 4871-4877 Rn. 3.

(29)

Tribunale Rom unzuständig sei, da sie zuerst Klage in Flensburg erhoben hätte. Das Tribunale Rom hat die Einrede der Rechtshängigkeit zurückgewiesen, so dass Gubisch gezwungen war die Corte suprema di cassazione anzurufen.

Die Corte suprema di cassazione hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob der Begriff der „vengigkeit“ auch den Fall umfasst, „daß die eine Partei vor dem Gericht eines [Mitgliedstaats] die Feststellung der Unwirksamkeit (oder jedenfalls die Auflösung) eines Vertrags begehrt, während die andere Partei vor dem Gericht eines anderen [Mitgliedstaats] auf Erfüllung desselben Vertrags klagt“³⁴.

Der EuGH hat in seiner Urteilsbegründung unter anderem klargestellt, dass im Interesse einer geordneten Rechtspflege innerhalb der EG Parallelverfahren und sich eventuell daraus ergebende gegensätzliche Ent- scheidungen verhindert werden sollen³⁵. Die prozessuale Situation bestehe darin, dass zwei auf derselben „Grund- lage“, nämlich demselben Vertragsverhältnis beruhende Klagen ³⁶ in verschiedenen Mitgliedstaaten anhängig seien. Die Klage von Gubisch ist auf den Zweck gerichtet, den Vertrag wirksam werden zu lassen, während die Klage von Palumbo gerade die Unwirksamkeit des Ver- trags herbeiführen sollte. „Kernpunkt beider Rechtsstrei- tigkeiten ist somit die Wirksamkeit dieses Vertrags“³⁷.

34 EuGH, Urt. v. 08.12.1987 – C-144/86, Slg. 1987, S. 4871-4877 Rn. 4; Änderung durch den Verfasser.

(30)

Bei natürlicher Betrachtungsweise wurde also über die gleiche Sache gestritten, womit die Gegenstände der beiden Klagen „im Kern“ dieselben sind. Das zuletzt angerufene Gericht hatte das Verfahren auszusetzen und sich aufgrund der anderweitigen Rechtshängigkeit für unzuständig zu erklären.

b) Tatry

In einem zweiten Fall hat der EuGH die „Kernpunkt- theorie“ verfestigt³⁸. Ein polnisches Schifffahrtsunter- nehmen hatte 1988 an Bord ihres Schiffes „Tatry“ Sojaöl von Brasilien nach Rotterdam und nach Hamburg trans- portiert. Das verschiedenen Eigentümern gehörende Sojaöl wurde beim Transport verunreinigt³⁹. Das Schiff- fahrtsunternehmen hat daraufhin am 18. November 1988 in den Niederlanden eine Klage gegen einen Teil der Eigentümer auf Feststellung erhoben, dass es für die Verunreinigung nicht oder nicht voll haftbar sei⁴⁰. Am 26. Oktober 1990 erhob das Schifffahrtsunternehmen weitere Klagen in den Niederlanden, die auf eine Be- schränkung ihrer Haftung hinsichtlich der gesamten Ladung gerichtet waren⁴¹.

Ein erster Teil der Eigentümer erhob am 15. September 1989 in Großbritannien eine dingliche Klage auf Erlass eines Arrestbefehls gegen das Schifffahrtsunternehmen, um die Tatry und das ebenfalls dem Schifffahrtsunter-

38 EuGH, Urt. v. 06.12.1994 – C-406/92, Slg. 1994, S. 5460-5482.

39 EuGH, Urt. v. 06.12.1994 – C-406/92, Slg. 1994, S. 5460-5482, Rn. 3.

(31)

nehmen gehörende Schiff „Maciej Rataj“ mit einem Ar- rest zu belegen⁴². Ein weiterer Teil der Eigentümer erhob ebenfalls am 15. September 1989 eine dingliche Klage, wobei das Schiff Maciej Rataj mit einem Arrest belegt wurde⁴³. Vorsorglich wurden von den Eigentümern des Sojaöls Klagen in den Niederlanden erhoben, für den Fall, dass sich die britischen Gerichte für unzuständig erklären sollten. Ein dritter Teil der Eigentümer erhob lediglich in den Niederlanden eine Schadensersatzklage gegen das Schifffahrtsunternehmen, jedoch keine Klage in England.

Das erstinstanzliche Verfahren in Großbritannien wurde nicht ausgesetzt. Im Beschwerdeverfahren hat der briti- sche Court of Appeal diese Entscheidung nicht bestätigt, sondern dem EuGH Fragen zur Auslegung der Art. 27, Art. 28 Brüssel-I-VO vorgelegt⁴⁴. Der EuGH hatte dabei erneut Gelegenheit, die Begriffe „dieselben Parteien“⁴⁵ und „derselbe Anspruch“⁴⁶ auszulegen.

In seinem Urteil hat er festgehalten, dass ein später ange- rufenes Gericht das Verfahren nur dann auszusetzen und sich ggfs. für unzuständig zu erklären hat, wenn tatsächliche Parteiidentität vorliegt. Bei teilweiser Partei- identität hat sich das später angerufene Gericht für un- zuständig zu erklären, soweit die Parteien im später

(32)

anhängig gemachten Verfahren auch Parteien im früher anhängig gemachten Verfahren sind. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das Verfahren mit denjenigen Par- teien fortgesetzt werden kann, die keine Partei im früher anhängig gemachten Verfahren sind⁴⁷; auch dann, wenn dadurch der infrage stehende Rechtsstreit aufgespalten wird⁴⁸.

Der EuGH stellt in seiner Entscheidung erneut heraus, dass – Parteiidentität vorausgesetzt – eine auf Feststel- lung zur Verpflichtung und Verurteilung zur Leistung von Schadensersatz gerichtete Klage eines Klägers denselben Anspruch betrifft, wie eine vom Beklagten früher anhängig gemachte Klage auf Feststellung, dass dieser nicht haftet⁴⁹. Dies gilt selbst dann, wenn es sich bei der einen Klage um eine persönliche Feststellungsklage und bei der anderen Klage um eine dingliche Klage auf Er- lass eines Arrestbefehls handelt⁵⁰.

3. Reformvorschläge

Der Heidelberg Report stellt es in Rn. 809 als problema- tisch heraus, dass in manchen Fällen – gerade aufgrund der „Kernpunkttheorie“ des EuGH – dem für Verlet- zungsklagen eigentlich zuständigen Gericht durch eine negative Feststellungsklage die Zuständigkeit vollständig entzogen sein könnte. In manchen Staaten (z.B. Groß- britannien) ließen sich – aufgrund einer entgegenstehen-

48 EuGH, Urt. v. 06.12.1994 – C-406/92, Slg. 1994, S. 5460-5482, 2.

Leitsatz.

49 EuGH, Urt. v. 06.12.1994 – C-406/92, Slg. 1994, S. 5460-5482, 3.

Leitsatz.

50 EuGH, Urt. v. 06.12.1994 – C-406/92, Slg. 1994, S. 5460-5482, 4.

Leitsatz.

(33)

den Rechtskraftwirkung – dann nämlich überhaupt keine Verletzungsklagen mehr anhängig machen⁵¹. In diesem Zusammen-hang beziehen sich die Berichterstatter auf Art. 3 Abs. 1 S. 2 Enforcement-Richtlinie⁵², die festhält, dass unbegründet lange Fristen oder ungewünschte Verzögerungen der Verfahren vermieden werden sollten.

Im Heidelberg Report ist aus diesem Grunde zusam- menfassend festgehalten, dass „[a]n das Problem der Torpedo-Klagen […] im Gesamtkontext des Art. 27 Brüssel-I-VO herangetreten werden [sollte]“⁵³.

Die Berichterstatter des Heidelberg Reports plädieren für eine strikte Anwendung des Art. 27 Brüssel-I-VO, was auch im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH steht⁵⁴. Das später angerufene Gericht soll dem- nach das Verfahren von Amts wegen aussetzen, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, sofern die beiden Verfahren auf derselben Grundlage beruhen.

Die Neufassung des Art. 27 Brüssel-I-VO, der Art. 29 Brüssel-Ia-VO, hat versucht, Torpedo-Klagen wenigs- tens im Bereich von Gerichtsstands-vereinbarungen entgegenzuwirken durch eine Umkehrung des Prioritäts- prinzips. Diese Umkehrung spiegelt sich in Art. 31 Brüs- sel-Ia-VO wider. Nach Art. 31 Abs. 2 Brüssel-Ia-VO setzt ein anderes Gericht eines Mitgliedstaats das Ver- fahren aus, wenn ein prorogiertes Gericht eines Mit-

52 Richtlinie (EG) Nr. 2004/48 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. EU Nr. L 157, S. 45 vom 30.04.2004.

53 Schlosser, Heidelberg Report, Rn. 851; Übersetzung und Änderung durch den Verfasser.

54 Schauwecker, Marko, Europäische Union – Expertenbericht zur Anwendung der Brüssel I-Verordnung, GRUR Int. 2007, S.1052.

(34)

gliedstaats angerufen wird, und zwar solange, bis das auf der Grundlage der Vereinbarung angerufene Gericht erklärt hat, dass es gemäß der Vereinbarung nicht zu- ständig ist.

Durch die Umkehrung des Prioritätsprinzips im Hin- blick auf Gerichtsstandsvereinbarungen ergibt sich eine neue Problematik, denn dadurch werden „umgekehrte Torpedoklagen“ provoziert, in der sich die Parteien auf eine angeblich wirksam geschlossene Gerichtsstands- vereinbarung berufen⁵⁵.

II. Einwand der Rechtsbeständigkeit (Art. 22 Nr.

4 Brüssel-I-VO)

Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO begründet eine ausschließli- che internationale Zuständigkeit. Danach sind die Ge- richte eines Mitgliedstaates ausschließlich für die Eintra- gung oder die Gültigkeit von gewerblichen Schutzrech- ten betreffende Klagen zuständig, in denen die Hinterle- gung oder Registrierung der Schutzrechte beantragt oder vorgenommen wurde oder aufgrund eines Gemein- schaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Über- einkommens als vorgenommen gilt.

Diese „Belegenheitszuständigkeit“ wird mit dem materi- ellen Recht begründet, das territorial begrenzt ist (Terri- torialitätsprinzip)⁵⁶. Die Erteilung eines Schutzrechts wird als staatlicher Hoheitsakt erachtet, der deshalb dem Recht desjenigen Staates unterliegt, in dem es erteilt oder

55 Musielak/Voit/ Stadler, ZPO, Vorbemerkung, Rn. 14.

56 Kubis, Sebastian, Patentverletzungen im europäischen Prozessrecht – Ausschließliche Zuständigkeit kraft Einrede?, Mitt. 5/2007, S.

220.

(35)

registriert wurde⁵⁷. Die Gerichte dieses Staates sind näm- lich am besten in der Lage, über solche Rechtsstreitigkei- ten zu entscheiden⁵⁸.

Ein Gericht, das sich nicht in dem Mitgliedstaat befin- det, in dem ein Schutzrecht erteilt oder registriert wurde, kann dennoch über die Verletzung dieses ausländischen Schutzrechts entscheiden⁵⁹. Im Hinblick auf die gerichtliche Zuständigkeit eines Schutzrechtsverletzungsverfah- rens gelten nämlich die allgemeinen Bestimmungen des Brüssel-I-VO bzw. der Brüssel-Ia-VO⁶⁰. Für diese Ver- fahren ergibt sich jedoch aufgrund der Vorschrift des Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO ein weiteres im Heidelberg Report vertieftes Problem⁶¹: Die Verteidigung des (angeblichen) Verletzers damit, dass das geltend gemachte Schutzrecht nicht rechtsbeständig sei, womit dem Ver- letzungsgericht die internationale Zuständigkeit entzogen ist, soweit es über die Rechtsbeständigkeit des Schutz- rechtes entscheiden möchte; und zwar unabhängig davon, ob die Nichtigkeit des Schutzrechts mit einer ech-

57 Adolphsen, Jens, Renationalisierung von Patentstreitigkeiten in Europa, IPRax 2007, S. 16.

58 Grabinski, Klaus, Zur Bedeutung des Europäischen Gerichts- stands- und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Überein- kommens) und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitig- keiten über Patentverletzungen, GRUR Int. 2001, S. 208.

59 Adolphsen, Jens, Renationalisierung von Patentstreitigkeiten in Europa, IPRax 2007, S. 16 m.w.N.; Schauwecker, Marko, Die Ent- scheidung GAT gegen LuK und drittstaatliche Patente, GRUR Int. 2009, S. 195.

60 Grabinski, Klaus, Zur Bedeutung des Europäischen Gerichts- stands- und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Überein- kommens) und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitig- keiten über Patentverletzungen, GRUR Int. 2001, S. 208.

61 Schlosser, Heidelberg Report, Rn. 815-824.

(36)

ten Widerklage oder lediglich als Einwand oder Einrede im Verletzungsprozess geltend gemacht wird⁶².

2. Rechtsprechung des EuGH: GAT ./. LuK In der Rechtssache C-4/03⁶³ hatte der EuGH über die Auslegung des Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO zu entscheiden. Die Entscheidung des EuGH erging noch zur entsprechenden Regelung des EUGVÜ; nachfolgend wird jedoch erneut direkt Bezug zur entsprechenden Rege- lung der Brüssel-I-VO genommen.

Ausgangspunkt des Rechtsstreites war ein an einem in Deutschland ansässigen Automobilhersteller gerichtetes Angebot für einen Auftrag zur Lieferung eines mechani- schen Torsionsdämpfers von der Gesellschaft für Antriebs- technik mbH & Co KG (GAT). Die Lamellen und Kupp- lungsbau Beteiligungs KG (LuK) war Inhaberin zweier fran- zösischer Patente, von der LuK der Auffassung war, dass sie durch das Angebot der GAT verletzt seien⁶⁴.

Als Reaktion darauf erhob GAT beim Landgericht Düs- seldorf eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung dieser beiden französischen Patente, und hat zusätzlich vorgetragen, dass die französischen Patente nichtig oder ungültig seien. Das Landgericht Düsseldorf sah sich als zuständig für eine Entscheidung für die Verletzungsklage an und hielt sich außerdem für zuständig für eine Ent- scheidung über die Nichtigkeit der französischen Paten-

62 Schlosser, Heidelberg Report, Rn. 816. Adolphsen, Jens, Renationali- sierung von Patentstreitigkeiten in Europa, IPRax 2007, S. 17.

63 EuGH, Urt. v. 13.06.2006 – C-4/03, Slg. 2006, S. 6523-6534.

64 EuGH, Urt. v. 13.06.2006 – C-4/03, Slg. 2006, S. 6523-6534, Rn.

9.

(37)

te, die im Verfahren lediglich einredeweise geltend gemacht wurde⁶⁵.

Im Berufungsverfahren hat das Oberlandesgericht Düs- seldorf das Verfahren ausgesetzt und eine Vorabent- scheidungsfrage zur Reichweite der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO vorgelegt. Mit seiner Frage wollte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO alle Arten von Rechtsstreitigkeiten über die Eintragung oder die Gül- tigkeit eines Patents betrifft, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird⁶⁶. Der EuGH stellt heraus, dass die Zuständigkeitsregel des Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO den Zweck verfolgt, dass die darin genannten Rechtsstreitigkeiten denjenigen Gerich- ten vorbehalten sein sollen, zu denen sie eine sachliche und rechtliche Nähe aufweisen⁶⁷. Diese Gerichte sind nämlich am besten in der Lage, über Fälle zu entscheiden, in denen es um die Gültigkeit des Patents oder das Bestehen der Hinterlegung oder Registrierung selbst geht⁶⁸. „Die ausschließliche Zuständigkeit des [Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO] ist auch dadurch gerechtfertigt, dass die Erteilung von Patenten das Tätigwerden der nationalen Verwaltung impliziert“⁶⁹. Dies muss auch unabhängig davon gelten, „wie der verfahrensrechtliche Rahmen

22; Änderung durch den Verfasser.

23.

(38)

beschaffen ist, in dem sie die Frage der Gültigkeit eines Patents stellt, also unabhängig davon, ob dies klage- oder einredeweise geschieht“⁷⁰.

Der EuGH stützt seine Begründung auf die folgenden Punkte: Bei einer anderen als der oben wiedergegebenen Auslegung wäre durch die bloße Formulierung des Kla- geantrags der Kläger in die Lage versetzt, den zwingen- den Charakter der in Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO aufge- stellten Zuständigkeitsregel zu umgehen, obwohl diese nicht zur Disposition der Parteien stehen dürfen⁷¹. Wei- terhin würde es dazu führen, dass die Gerichtsstände gehäuft werden, was die Vorhersehbarkeit der Zustän- digkeitsregeln der Brüssel-I-VO beeinträchtigt und somit dem Grundsatz der Rechtssicherheit widerspricht⁷². Als dritter Punkt wird angeführt, dass es die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen erhöht, wenn eine Vielzahl von Gerichten inzident über die Gültigkeit eines Patents entscheiden können⁷³.

Der EuGH legt in diesem Zusammenhang weiter dar, dass eine Entscheidung über die Nichtigkeit eines Pa- tents in manchen Mitgliedstaaten eine erga-omnes-Wirkung hat, welche die Gefahr einander widersprechender Ent- scheidungen zusätzlich erhöht. Um diese Gefahr zu vermeiden, müsste die Zuständigkeit der Gerichte eines anderen Staates als desjenigen der Patenterteilung für die inzidente Entscheidung über die Gültigkeit eines auslän-

29.

(39)

dischen Patents auf eine inter-partes-Wirkung beschränkt werden, die aber zu unnötigen Verzerrungen der Rechts- lage führen würde⁷⁴. Der EuGH fasst daher in seinem Leitsatz zusammen, dass Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO alle Arten von Rechtsstreitigkeit über die Eintragung oder die Gültigkeit eines Patents betrifft, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird⁷⁵.

Mit der nunmehr geltenden Neufassung des Art. 22 Nr.

4 Brüssel-I-VO, dem Art. 24 Brüssel-Ia-VO, ist die Formulierung des EuGH aufgegriffen worden. Darin ist nun expressis verbis festgelegt, dass für Verfahren, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von gewerblichen Schutzrechten sowie ähnliche Rechte, die einer Hinterle- gung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, unabhängig davon, ob die Frage im Wege der Klage oder der Einrede aufgeworfen wird, die Gerichte des Mitgliedsstaats ausschließlich zuständig sind, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrie- rung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Unionsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt.

3. Reformvorschläge

Der Heidelberg Report zeigt insgesamt vier verschiedene Lösungen zur Behandlung der in B.II.1. und in der GAT./.LuK-Entscheidung (B.II.2.) geschilderten Prob- lematik auf.

75 EuGH, Urt. v. 13.06.2006 – C-4/03, Slg. 2006, S. 6523-6534, 30.

Leitsatz.

(40)

Eine erste Möglichkeit wird in der Limitierung des res iudicata-Effekts gesehen⁷⁶. Die Berichterstatter schlagen damit – in Übereinstimmung mit einem Vorschlag der Europäischen Max-Planck-Gruppe für Internationales Privat- und Zivilprozessrecht des geistigen Eigentums⁷⁷ – vor, die Rechtskraft lediglich zwischen den Parteien des Verletzungsverfahrens, mithin also inter-partes wirken zu lassen. Dies wäre im Einklang mit der in Deutschland vorherrschenden Rechtslage bei der Durchsetzung von Gebrauchsmustern. Auch in diesen Verletzungsverfah- ren kann sich der Beklagte mit dem Einwand der mangelnden Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Gebrauchsmusters verteidigen⁷⁸, wobei das Verletzungs- gericht dann die Befugnis erhält, die Validität des Ge- brauchsmusters zu prüfen⁷⁹. Stellt das Verletzungsgericht die mangelnde Rechtsbeständigkeit fest, so hat diese Feststellung leglich inter-partes-Wirkung, ohne, dass das Gebrauchsmuster amtlich gelöscht würde; es also im Grunde zunächst „am Leben“ bleibt⁸⁰.

Eine zweite Lösung besteht darin, das Schutzrecht solange als rechtsbeständig zu erachten, als es nicht durch ein zuständiges Gericht für nichtig erklärt wurde⁸¹. Die dritte Möglichkeit sieht vor, die Verletzungsgerichte mit einer weiter reichenden Befugnis auszustatten, das

76 Schlosser, Heidelberg Report, Rn. 819-820.

77 Max-Planck-Gruppe für Internationales Privat- und Zivilprozessrecht des geistigen Eigentums (CLIP), Grundregeln des Internationalen Privat- und Zivilprozessrechts des geistigen Eigentums (CLIP- Grundregeln), Deutsche Übersetzung von Dr. Paul Katzenberger, Endfassung: 01.12.2011.

78 Bühring/Braitmayer, GebrMG, § 11, Rn. 36.

(41)

Verletzungsverfahren auszusetzen, soweit für das Ge- richt der Einwand der Nichtigkeit des Schutzrechts nicht gänzlich haltlos erscheint. Soweit die vom (angeblichen) Verletzer vorgebrachten Gründe zur Stützung einer mangelnden Schutzfähigkeit des Klageschutzrechts mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht zur Beschrän- kung oder Vernichtung des Schutzrechtes führen, so soll dem Verletzungsgericht die Entscheidung verbleiben, nicht auszusetzen und das Verletzungsverfahren durch- zuführen⁸². Wenn sich das Verletzungsgericht für eine Aussetzung entscheidet, so soll es dem Beklagten eine (ggfs. verlängerbare) Frist zur Einleitung des Nichtig- keitsverfahrens setzen und nach deren – fruchtlosen – Verstreichen das Verletzungsverfahren fortsetzen dür- fen⁸³.

Die vierte Lösung wird von den Berichterstattern, ggfs.

sogar in Kombination mit einer der anderen vorstehend genannten Möglichkeiten, darin gesehen, dass die Ge- richte der Mitgliedstaaten einen einstweiligen Rechts- schutz gewähren, und zwar unabhängig davon, ob die mangelnde Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts vom (angeblichen) Verletzer geltend gemacht wird oder nicht⁸⁴.

83 Schlosser, Heidelberg Report, Rn. 823 u. Rn. 857.

(42)

III. Verfahrenskonzentration (Art. 6 Nr. 1 Brüssel- I-VO)

Art. 6 Nr. 1 Brüssel-I-VO eröffnet die Möglichkeit, Verfahren zu verbinden. Danach kann für den Fall, dass mehrere Personen zusammen verklagt werden, eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mit- gliedsstaats hat, auch an dem Gericht des Ortes verklagt werden, an dem ein anderer der Beklagten seinen Wohn- sitz hat. Voraussetzung ist aber, dass zwischen den Kla- gen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine ge- meinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint. Dadurch soll vermieden werden, dass in getrennten Verfahren sich widersprechende Entscheidun- gen ergehen könnten. Auch wenn es dem Wortlaut der Regelung nicht zu entnehmen ist, ist es mit anderen Worten für die Anwendung des Art. 6 Nr. 1 Brüssel-I- VO erforderlich, dass zwischen den Klagen ein „Zu- sammenhang“ besteht⁸⁵. Die der Regelung des Art. 6 Nr.

1 Brüssel-I-VO entsprechende Definition eines „Zu- sammenhanges“ findet sich in Art. 28 Abs. 3 Brüssel-I- VO.

Im Hinblick auf gewerbliche Schutzrechte ist der sog.

Gerichtsstand der Konnexität also eröffnet, wenn mehrere Beklagte gemeinschaftlich ein nationales Patent oder den gleichen nationalen Teil eines Europäischen Paten- tes verletzen⁸⁶. Ein Zusammenhang kann jedoch aus-

85 Adolphsen, Jens, Renationalisierung von Patentstreitigkeiten in Europa IPRax 2007, S. 19.

86 Adolphsen, Jens, Renationalisierung von Patentstreitigkeiten in Europa IPRax 2007, S. 20.

(43)

scheiden, wenn mehrere Beklagte nicht gemeinsam ein und dasselbe Patent bzw. ein und denselben nationalen Teil eines Europäischen Patents verletzen, sondern wenn inhaltsgleiche nationale Patente in verschiedenen Mit- gliedstaaten verletzt werden⁸⁷.

Die niederländischen Gerichte waren „kreativ“ und haben die Möglichkeit eröffnet, grenzüberschreitende Verfügungen zu erwirken⁸⁸. Damit konnten die Patent- inhaber Verletzungsverfahren vor einem niederländi- schen Gericht einleiten, die sich nicht nur auf ein nieder- ländisches oder den niederländischen Teil eines Europäi- schen Patents, sondern auch auf parallele Patente in anderen EU-Mitgliedstaaten stützten. Für die nicht in den Niederlanden Wirkung entfaltenden Patente hatte das Gericht ausländisches Recht anzuwenden. Jedenfalls haben niederländische Gerichte immer dann ihre Zu- ständigkeit bejaht, wenn der Beklagte in den Niederlan- den ansässig war oder wenn ein in den Niederlanden Wirkung entfaltendes Patent verletzt wurde.

Begründet wird diese Vorgehensweise der niederländi- schen Gerichte damit, dass das EPÜ von allen EU- Mitgliedstaaten (und weiteren Staaten) ratifiziert wurde.

Insbesondere sind validierte Europäische Patente, die als ein Bündel von Einzelpatenten zu erachten sind, einheitlich nach Art. 69 EPÜ auszulegen, denn auch das Ausle- gungsprotokoll⁸⁹ ist nach Art. 164 Abs. 1 EPÜ fester Bestandteil des Europäischen Patentübereinkommens.

88 Mühling, Jochen, Cross-border injunctions in patent infringement cases: paradise lost?, Building and enforcing intellectual property value 2007, S. 172.

89 Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ (Auslegungspro- tokoll).

(44)

Art. 6 Abs. 1 Brüssel-I-VO hat den niederländischen Gerichten die Möglichkeit eröffnet, auch über Klagen gegen Personen zu verhandeln, die nicht in den Nieder- landen ansässig waren und die Verletzungshandlungen nur außerhalb den Niederlanden begangen haben. Diese Vorgehensweise niederländischer Gerichte wurde als Spider in the web-Doktrin bekannt, wonach niederländi- sche Gerichte die Zuständigkeit nur in Fällen annahmen, in denen der Hauptbeklagte (the spider) in den Niederlan- den ansässig war und wo andere Beklagte Teil einer Gruppe von Gesellschaften bildeten, die dieselbe Ge- schäftspolitik der Gruppe anwendeten (the web)⁹⁰. Dies führte insbesondere in Fällen, in denen die Rechts- beständigkeit des geltend gemachten Patents von dem oder den Beklagten in Frage gestellt wurde, insbesondere im Hinblick auf die bereits in B.II.2. erörterte GAT./.LuK-Entscheidung des EuGH, zu Schwierigkei- ten. Es dürfen nur diejenigen Gerichte der Mitgliedsstaa- ten über die Rechtsbeständigkeit des Patents entscheiden, in denen es Wirkung entfaltet. Folgt man weiterhin der nachstehend noch zu erläuternden Roche-Recht- sprechung⁹¹ des EuGH, so wird die Praxis der niederlän- dischen Gerichte, über Verfahren gegen mehrere nicht in den Niederlanden ansässige Beklagte bzw. über nicht in den Niederlanden Wirkung entfaltende Verletzungs- handlungen zu entscheiden, abzuschaffen sein⁹².

90 Bühling, Jochen, Cross-border injunctions in patent infringement cases: paradise lost?, Building and enforcing intellectual property value 2007, S. 172.

91 EuGH, Urt. v. 13.07.2006 – C-539/03, Slg. 2006, S. 6569-6584.

92 Bühling, Jochen, Cross-border injunctions in patent infringement cases: paradise lost?, Building and enforcing intellectual property value 2007, S. 174.

(45)

2. Rechtsprechung des EuGH: Roche ./. Primus Die nachstehende Entscheidung erging ebenfalls noch zum EUGVÜ, womit nachstehend erneut auf die entsprechende Regelung der Brüssel-I-VO zurückgegriffen sei. Im Vorabentscheidungsverfahren zur Rechtssache C-539/03 hatte der EuGH eine erste Gelegenheit, Stel- lung zum Erfordernis eines „Zusammenhangs“ zu nehmen. Das Erfordernis des Zusammenhanges ergibt sich, wie es der EuGH in Rdn. 21 seines Urteils selbst fest- stellt, nicht aus dem Wortlaut von Art. 6 Nr. 1 Brüssel-I- VO.

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Klage bei der Rechtsbank Den Haag gegen die Roche Nederland B.V.

sowie acht weitere Gesellschaften des Roche-Konzerns, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Belgien, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Österreich und Schweden ansässig waren⁹³. Die Kläger, Herr Primus und Herr Goldenberg, warfen allen Gesellschaften die gleiche Verletzung ihres Europäi- schen Patentes in den Ländern vor, in denen die beklagten Gesellschaften ansässig waren. Nachdem die Kläger erstinstanzlich – nach Feststellung der Zuständigkeit der Rechtsbank Den Haag – unterlagen, hatten sie im Beru- fungsverfahren vor dem Gerechtshof Den Haag Erfolg und den Gesellschaften des Roche-Konzerns wurde die Verletzung der aus dem Europäischen Patent verliehe- nen Rechte in den jeweiligen Ländern untersagt⁹⁴. Erst auf die Kassation wurde vom Hoge Raad der Nederlan-

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den das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zur Auslegung von Art. 6 Nr. 1 Brüssel-I-VO vorgelegt.

In seiner Urteilsbegründung greift der EuGH den Wort- laut des Art. 28 Abs. 3 Brüssel-I-VO auf, wonach „Kla- gen im Zusammenhang stehen, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemein- same Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten“⁹⁵. Der EuGH stellt fest, dass bei Klagen wegen Verletzung eines Europäischen Patentes, die gegen mehrere in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässige Gesellschaften aufgrund von im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten begangenen Handlungen erhoben werden, nicht dieselbe Sachlage vorliegt. Dies liegt einerseits daran, dass verschiedene Personen verklagt werden und andererseits die in verschiedenen Mitgliedstaaten begangenen Verletzungshandlungen nicht dieselben sind⁹⁶. Begründet wird dies damit, dass das EPÜ zwar gemein- same Regeln für die Erteilung eines Europäischen Pa- tents vorsieht, sich jedoch aus Art. 2 Abs. 2 EPÜ und Art. 64 Abs. 1 EPÜ ergibt, dass ein solches Patent weiterhin dem nationalen Recht jedes der Mitgliedstaaten unterliegt, für die es erteilt worden ist⁹⁷. Dadurch können gar keine einander als widersprechend zu qualifizieren- den Entscheidungen ergehen⁹⁸, auch dann nicht, wenn