Domeeninimi kui üldtuntud kaubamärk

Praktikas on üsnagi tavaline, et otse domeeninime alt äritegevuse alustamisel ei mõtle domeeninimede omanikud vajadusele oma domeeninimesid kaubamärgina kaitsta. See on mõneti mõistetav, sest äritegevuse alustamisel on üldjuhul ettevõtja prioriteedid teised. Samuti ei pruugita domeeninime kaitsmist kaubamärgina pidada vajalikuks, kuivõrd äritegevuse alustamisel puudub domeeninimel üldsegi maine, mis võiks kaitset vajada. See kõik võib aga muutuda, kui domeeninimi muutub aastatepikkuse tegevuse tulemusena selle omaniku identiteediks, millega tarbijad hakkavad teda seostama. See omakorda võib meelitada ligi isikuid, kes võivad asuda domeeninime omandatud mainet enda kasuks ära kasutama, näiteks registreerides selle isiku domeeninime enda kaubamärgina, mis võib halvimal juhul päädida domeeninime pöördkaaperdamisega. Domeeninime omanik, kes tahaks sellise kaubamärgi registreerimist vaidlustada, võiks sel juhul oma eesmärgi saavutada, tuginedes oma varasema õigusena kaubamärgile, mis omandas üldtuntuse varem. Nii kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel kui ka selle tühiseks tunnistamise nõude puhul tuleks domeeninime omanikul tugineda mõnele KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolule, eelkõige p-d 1 ja 2, mis välistavad erinevatel juhtudel õiguskaitse kaubamärgil, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga. Seega on siinkohal asjakohane analüüsida, kas ja millistel tingimustel võib domeeninimi saavutada üldtuntud kaubamärgi staatuse, mis KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt on käsitletav kui varasema kaubamärgina.

KaMS § 5 lg 1 p 1 järgi saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni¹¹⁹ artikli 6 bis tähenduses. TOAK on asunud seisukohale, et kaubamärgi omandatud eristusvõime ja üldtuntuse hindamise kriteeriumid on oma olemuselt sarnased. Kuna üldtuntud kaubamärk on üldjuhul laialdaselt kasutatud, siis vaatamata isegi esialgsele eristusvõime puudumisele, on see sageli omandanud eristusvõime kasutamise teel.

Tähis peab üldtuntud kaubamärgiks tunnistamiseks olema tuntud just nimelt eristusvõimelise kaubamärgina, kuna vastasel juhul oleks tegemist tähisega, mis on küll tuntud, aga mis ei ole

119 Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.

32 asjaomase avalikkuse silmis kaubamärk. Põhimõtteliselt peaks olema välistatud olukord, kus tähis on käsitletav samaaegselt nii üldtuntud kaubamärgina kui ka mitteeristusvõimelise tähisena, kuna vastasel juhul läheks see vastuollu kaubamärgi põhilise funktsiooniga, s.o eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).¹²⁰ Eeltoodust tuleneb, et kaubamärgile õiguskaitse saavutamise tingimused selle üldtuntuks tunnistamisega, on sarnased tingimustega, mis kehtivad üldiselt kaubamärgi registreerimisele.

See tähendab, et igal juhul peab üldtuntuks tunnistatav kaubamärk vastama üldistele kaubamärgi tingimustele: tegemist peab olema tähisega, mis on registris selgelt kujutatav ja omama eristusvõimet. Nende tingimuste täitmise võimalikkust on domeeninimede puhul eelnevas alapeatükis juba analüüsitud. Võrreldes tavaolukorras registreeritava kaubamärgiga, näeb KaMS kaubamärgi üldtuntuks tunnistamiseks ette täiendava kriteeriumi, et see peab olema üldtuntud Eestis.

Eesti õiguses on kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise tingimused sätestatud KaMS §-s 7. KaMS

§ 7 lg 1 sätestab, et kohus tunnistab kaubamärgi üldtuntust üksnes kaubamärgiomaniku nõudel.

Kaubamärgi üldtuntust tunnistatakse ainult juhul, kui see on seotud kaubamärgi õiguskaitsealase hagi või kaebuse menetlusega. Sama sätte lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi: 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; 4) hinnangulist väärtust. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva KaMS § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Seejuures ei ole ükski KaMS § 7 lg-s 3 nimetatud asjaoludest otsustav ning lg-s 4 nimetatud kriteerium üldtuntuse tunnistamiseks kohustuslik.¹²¹

Domeeninimede olemusest tulenevalt võib tunduda loogiline võtta nende kui kaubamärgi üldtuntuse tõendamisel lähteandmeteks domeeninime külastatavuse ja otsingumootorite statistika jms ettevõtte majandusnäitajad. Euroopa Kohus on aga märkinud, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja üldtuntust tõendavad materjalid või seisukohad ei tohi põhineda üldisel või abstraktsel teabel.¹²² Niisiis kuigi eelmainitud tõendid võivad

120 TOAK 04.09.2020 otsus nr nr 1846-o.

121 TOAK 17.06.2020 otsus nr 1794/1813-o.

122 EKo C-108/97 ja C-109/97 p 52, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) versus Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, ECLI:EU:C:1999:230.

33 näidata, et vaidlustaja on domeeninime kasutanud, siis ei võimalda need iseenesest teha järeldust, et domeeninimi kui tähis oleks kasutamise tulemusena muutunud asjaomase üldsuse hulgas eristusvõimeliseks, vaidlustajaga seostatavaks üldtuntud kaubamärgiks. Kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste reklaamimine ja müümine on iga ettevõtja majandustegevuse loomulik osa ja seetõttu ei ole edukad majandusnäitajad iseenesest võimelised tõendama, et domeeninimi oleks muutunud üldtuntud kaubamärgiks.¹²³ TOAK pole domeeninime üldtuntuse tõendamiseks pidanud ka vaidlustaja enda veebilehe väljavõtet asjakohaseks tõendiks.¹²⁴ Selline seisukoht võib olla põhjendatud eelmainitud Euroopa Kohtu seisukohaga, mille kohaselt peab üldtuntuse tõendamine põhinema üldisel ja abstraktsel teabel, kuid veebilehe väljavõtte puhul on tegemist üksnes selle omanikule nähtava subjektiivse statistikaga. Kuna kaubamärgi eristusvõime ja üldtuntuse puhul on tegemist väga tihedalt seotud kriteeriumitega, siis hea näitena sobib siinkohal taaskord domeen booking.com. Kui tahta väita, et booking.com on oma olemuselt endiselt teenust kirjeldav ning see pole seetõttu ka tarbijate hulgas tuntud, peaksid tarbijad identifitseerima ka teisi sarnaseid teenusepakkujaid, nagu näiteks airbnb.com, üksnes teenuse „booking.com“ pakkujana. Vastupidiselt on booking.com muutunud tarbijaskonnas niivõrd eristusvõimeliseks, et selle tarbija ei viita sellele kui üldisele majutusteenusepakkujale

„booking“, vaid kui kaubamärgile „booking.com“, mis eristab teda kõikidest teistest sarnastest teenusepakkujatest.¹²⁵

Ülaltoodust tuginedes järeldab autor, et kuivõrd domeeninimi on tähis, mis olemuselt kvalifitseerub kaubamärgina registreerimiseks, siis sisuliselt kvalifitseerib see ka üldtuntud kaubamärgina tunnistamiseks, kui see saavutab Eestis seaduses nõutava üldtuntuse. Üldtuntuse hindamisega on lahutamatult seotud küsimus domeeninime eristusvõimest, st domeeninimi ei ole võimeline olema üldtuntud kaubamärk ilma, et see oleks võimeline täitma kaubamärgi põhilist ülesannet eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Konkreetselt sõltub aga iga domeeninime kui kaubamärgi üldtuntuse tuvastamine konkreetse kaasuse asjaoludest. Üldtuntuse tõendamisel kasutatavad asjaolud ei tohi olla üldised ega abstraktsed, mistõttu ei piisa domeeninime üldtuntuse tõendamiseks üksnes domeeninime all kasutatava veebilehe suurest külastatavuse statistikast.

123 Vt nt TOAK 02.10.2020 otsus nr 1838-o.

124 TOAK 07.05.2013 otsus nr 1407-o.

125 USA Ülemkohus 30.06.2020, otsus nr 19-46, BOOKING.COM.

34 1.2.3. Domeeninimi kui muu varasem õigus

KaMS § 10 lg 1 p 6 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. Seda, mida hõlmab muu varasem õigus, kaubamärgiseadus ei täpsusta. Selles osas tuleneb üksnes KaMS § 11 lg-st 2, et muu varasema õiguse määramisel arvestatakse vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva. Küsimust sellest, kas ka domeeninimi võiks KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt kvalifitseeruda muu varasema õigusena, ei ole autorile teadaolevalt varasemalt kohtute tasandil analüüsitud. Põhjus, miks seda küsimust pole näiteks käsitletud Euroopa Kohtu tasandil, võib olla seletatav selle kaudu, et kaubamärgidirektiivi art 5 lg 4 kohaselt on muu varasema õiguse kehtestamise kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaoluna jäetud liikmesriigi diskretsiooni. Kaubamärgidirektiivi art 5 lg 4 p a kohaselt on muud varasemat õigust defineeritud kui õigust registreerimata kaubamärgile või muule äritegevuses kasutatavale tähisele, mis omandati enne hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva või hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse prioriteetsust käsitleva nõude esitamise kuupäeva. Kaubamärgidirektiivi art 5 lg 4 p b kohaselt võivad muu varasema õigusena kvalifitseeruda eelkõige õigus nimele, õigus isikuportreele, autoriõigus ja tööstusomandiõigus.

Mõne sõnaga on domeeninime võimalikkust olla muuks varasemaks õiguseks siiski käsitlenud TOAK, kes on sisuliselt möönnud, et KaMS § 10 lg 1 p 6 kohane varasem õigus võib olla ka domeeninimi. Sellega aga TOAK seisukoht piirdus, kuivõrd konkreetse kaasuse puhul ei peetud edasist analüüsi vajalikuks, kuna kõnealune domeeninimi ei olnud piisavalt eristusvõimeline, et tarbija võiks seda seostada kindla isikuga. Lisaks eelnevale, võttis TOAK arvesse, et vaidlustaja domeeninimi oli ka vaidlustatavast tähisest piisavalt erinev, mistõttu ei saanud kaubamärgi registreerimine kahjustada kellegi varasemaid õigusi.¹²⁶

Et võtta seisukohta, kas domeeninime omanik saab kaubamärgi registreerimist või õiguskaitset vaidlustada KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt oma domeeninimele kui muule varasemale õigusele tuginedes, on autori hinnangul põhjendatud lähtuda analoogia korras EL kaubamärgi määruses sätestatust ja sellega seotud kohtute seisukohtadest. Nimelt sisaldab EL kaubamärgi määrus art 8 lg-t 4, mis on oma sisult sarnane kaubamärgidirektiivi art 5 lg-ga 4 ning nende kahe sätte sisu erinevus tuleneb eelkõige EL kaubamärkidele iseloomulikest nüanssidest. Näiteks on EL kaubamärgi määruse art 8 lg-s 4 võrreldes kaubamärgidirektiiviga art 5 lg 4 sätestatud täiendav

126 TOAK 07.05.2013 otsus nr 1407-o.

35 nõue, et vaidlustamisel tuginetav muu kaubanduses kasutava tähise kasutamine peab olema ulatuslikum kui kohaliku tähtsusega. Kuna EL kaubamärgi määruses kasutatav mõiste „muu kaubanduses kasutatav tähis“ on sisult sarnane kaubamärgidirektiivis kasutatava mõistega

„muu äritegevuses kasutatav tähis“, siis võiksid ka EL kaubamärgi määruse sellekohased rakendamise põhimõtted olla asjakohased vastavalt kaubamärgidirektiivi sisustamisel.

Sarnaselt kaubamärgidirektiivi art 5 lg-ga 4 ei ole ka EL kaubamärgi määruse art 8 lg-s 4 eraldi välja toodud konkreetseid kriteeriumeid, millele muu kaubanduses kasutatav tähis peab vastama. Seda puudujääki on aga sisustanud Euroopa Kohus, kes on leidnud, et üleüldine kaubamärgitaotluste registreerimise vaidlustamise õigus peaks olema nendel varasemate tähiste omajatel, kelle tähistel on asjaomasel turul tegelik kohalolu.¹²⁷ Euroopa Kohus on eraldi välja toonud, et sätte kohaldamisalasse kuulumiseks peab tähisel olema seoses tema kaubandusliku päritoluga identifitseeriv otstarve ehk nendega identifitseeritakse omaniku majandustegevust.¹²⁸ Nii ei ole muu kaubandusliku tähisena käsitletavad muud liiki intellektuaalomandiõigused, nagu näiteks patendid, autoriõigused, disainilahenduse õigused, mille otstarve ei ole identifitseeriv, vaid üksnes tehnika- või kunstisaavutusi või millegi välimust kaitsev.¹²⁹ Vaatamata sellele, et eelnimetatud tähised objektiivselt kuuluvad ELi kaubamärgi määruse art 8 lg-s 4 või kaubamärgidirektiivi art 5 lg-s 4 nimetatud tööstusomandiõiguste ulatuslikku kategooriasse, ei ole kõik tööstusomandiõigused siiski nende õigusaktide mõistes tähised, millele tuginedes oleks võimalik kaubamärgi registreerimist vaidlustada.¹³⁰ Eraldi tasub siinkohal välja tuua, et EUIPO kaubamärgi- ja disainilahenduste suunistes on domeeninimed selliste kaitstavate tähistena nimetatud.¹³¹ Seda seisukohta toetab ka Riigikohtu seisukoht, et domeeninimed võivad olla samuti vaadeldavad intellektuaalse omandi objektina, kui nad täidavad oma tavapärase aadressifunktsioonile lisaks ka muid kaubamärgile iseloomulikke funktsioone, nagu eristamise ja meeldejätmise hõlbustamine, teabe andmine, kuuluvuse või päritolu näitamine ja reklaamifunktsioon.¹³² Kuna Riigikohus on samastanud domeeninime teatud juhtudel funktsioonidelt kaubamärgiga ning pidanud seda intellektuaalse omandi objektiks, siis võiks see sellisel juhul iseenesest juba kvalifitseeruda ka tööstusomandi esemeks, mis on KaMS § 10 lg 1 p 6 sõnastuses eraldi välja toodud.

127 EKo C-96/09 P p 157, Anheuser-Busch Inc. versus Budějovický Budvar, národní podnik, ECLI:EU:C:2011:189.

128 Ibidem, p 149.

129 EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1017.

130 Ibidem.

131 Ibidem, lk 1016.

132 RKTKo 3-2-1-4-06 p 50.

36 Domeeninime puhul on olemuselt tegemist tähemärkide kombinatsiooniga, mis on seotud mõne IP-aadressiga, mis aitab Internetis lihtsamini leida veebilehti. Sellisel kujul toimib domeeninimi asukohale viitava aadressina. Vaatamata domeeninimede ainulaadsusele ja majanduslikule väärtusele, ei loo domeeninime registreerimine selle omanikule iseenesest mis tahes vormis ainuõigust, sest registreering tähendab üksnes lepingulist kokkulepet domeeninime registreerija ja domeeniregistraatori vahel.¹³³ Seega registreeritud domeeninimi iseenesest ei ole käsitletav muu varasema õigusena KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses. Domeeninimi võib siiski sellise staatuse saavutada läbi kasutamise kaubanduses.¹³⁴ Euroopa Kohus on sedastanud, et selline kaubanduses kasutamine tähendab tähise kasutamist äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte eraviisiliselt.¹³⁵ Nagu eelnevalt juba mainitud, siis on selline

„kaubanduses kasutamine“ sisult sarnane kaubamärgidirektiivi art 5 lg-s 4 käsitletava mõistega

„äritegevuses kasutamine“, mistõttu võib järeldada, et domeeninimi saab kvalifitseeruda muu varasema õigusena, kui seda kasutatakse äritegevuses, st seda kasutatakse äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil. Kohtupraktikas on näiteks leitud, et domeeninime kasutamine ei saa toimuda äritegevuse raames, kui sellel puudub iseseisev sisu ning selle ainsaks eesmärgiks on üksnes suunata tarbijat edasi teisele leheküljele.¹³⁶ Oluline on seejuures, et tähise äritegevuses kasutamine oleks leidnud aset enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist.¹³⁷ Lisaks peab tähis leidma sellisel viisil kasutust ka vaidlustamise hetkel.¹³⁸ Seda, mida tähise äritegevuses kasutamine täpsemalt hõlmab, on edaspidi põhjalikumalt analüüsitud ka käesoleva magistritöö alapeatükis 2.2.2.1.

KaMS § 10 lg 1 p-le 6 tuginemisel on selle sätte sõnastusest oluline ka see, et vaidlustatava kaubamärgi kasutamine kahjustaks vaidlustaja muud varasemat õigust. Kahjustamise puhul ei ole oluline tähiste segiajamise tõenäosus, st kahjustamise vältimise eesmärgiks ei ole takistada kõikide varasema tähisega identsete või sarnaste kaubamärkide registreerimist. Potentsiaalne kahju, mida on selle sättega soovitud ära hoida, hõlmab eelkõige tähise funktsioone ja kasutusviise, mis jäävad väljapoole päritolutunnusega antavat kaitset, mis on iseloomulik segiajamise tõenäosusele. Seega on kahjustamise ärahoidmine rohkem suunatud tähiste loomise ja reklaamimisega seotud ning nende maine ja väärtuse maksimaalse ärakasutamise tagamiseks tehtavate jõupingutuste ja finantsinvesteeringute kaitsele, mis võivad olla väga

133 EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1019 – 1020.

134 EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1020.

135 EKo C-206/01 p 40, Arsenal Football Club plc versus Matthew Reed, ECLI:EU:C:2002:651; EKo C-48/05 p 18, Adam Opel AG versus Autec AG, ECLI:EU:C:2007:55; EKo C-17/06 p 17, Céline SARL versus Céline SA, ECLI:EU:C:2007:497.

136 EÜKo T-321/11, Raffaello Morelli versus OHIM, ECLI:EU:T:2013:240.

137 EKo C-96/09 P p 166-168, Anheuser-Busch.

138 EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1023.

37 suuremahulised.¹³⁹ Kuna eelnimetatud tähise funktsioonide ja maine kahjustamised on iseloomulikud ka kaubamärkide puhul, siis on ka kaubamärkide funktsioonide ja tuntuse kahjustamise kohta käiv siinkohal asjakohane. Täpsemalt käsitleb autor neid vastavalt käesoleva töö alapeatükkides 2.2.2.2 ja 2.2.2.3.

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et domeeninimi pelgalt internetiaadressina ei kvalifitseeru muu varasema õigusena KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses. See järeldus ei ole siiski absoluutne ehk põhimõtteliselt on domeeninimi siiski teatud kriteeriumite täitmisel võimeline kvalifitseeruma muu varasema õigusena, millele tuginedes saaks selle omanik KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel kaubamärgi registreeringut vaidlustada. Et domeeninimi oleks käsitletav muu varasema õigusena KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses peab see esiteks olema identifitseeriva toimega ehk sisuliselt omama eristusvõimet (vt selles osas ka käesoleva töö alapeatükki 1.2.1). Teiseks peab domeeninimi olema kasutuses äritegevuse raames ehk seda kasutatakse kasu saamise eesmärgil.

Kolmandaks peab domeeninimi olema äritegevuses kasutusel kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisele eelnevalt ja see kasutamine peab kestma ka vaidlustamise momendil.

Neljandaks peab vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kujutama endast kahjustamise riski vaidlustaja domeeninime funktsioonidele (nt reklaamifunktsioon) või kasutusviisidele (nt domeeninime maine ja väärtus).

1.2.4. Sarnasus varasema domeeninimega kui kaubamärgi taotluse pahausksuse alus

Juba eelnevalt mainituna välistab KaMS § 9 lg 1 p 10 õiguskaitse tähisel, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Kaubamärgiseadus ei määratle pahausksuse mõistet ega sisalda näitlikku loetelu, nagu seda on tehtud Domeenivaidluste Komisjoni reglemendis. Selgitamaks välja, kas kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud pahauskselt, tuleb teostada igakülgne hindamine, mis arvestaks kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid tegureid.¹⁴⁰ Kohtupraktika kohaselt on üldjuhul tegemist pahauskse taotluse esitamisega, kui taotleja teadis või pidi teadma teise isiku poolt kasutatavast tähisest, kuid esitas taotluse teise isiku poolt kasutatud tähisega identse või sarnase tähise registreerimiseks identsete või sarnaste kaupade või teenuste suhtes, kui registreerimise eesmärk või tagajärg on teise isiku poolt oma kaubamärgi kasutamise, sh

139 Ibidem, lk 612.

140 EKo C-320/12 p 37, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd versus Ankenævnet for Patenter og Varemærker, EU:C:2013:435.

38 turulepääsu takistamine.¹⁴¹ Pahausksuse hindamisel on ka oluline hinnata asjaolu, kas tähise kasutamine põhjustaks teise isiku tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada.¹⁴² Kohtupraktikas kehtib üldtunnustatud põhimõte, mille kohaselt ei saa pahausksust eeldada, vaid selle tõendamiskoormis lasub pahausksust väitval menetlusosalisel. Kuniks ei ole tõendatud vastupidist, tuleb eeldada taotleja heausksust.¹⁴³

Asjakohasteks teguriteks, mille puhul võiks varasema domeeninime olemasolu olla kaubamärgi taotluse pahausksuse aluseks, on eelkõige tähiste identsus või segiajamist põhjustav sarnasus ja kaubamärgi taotleja teadlikkus sellest. Väidetavalt pahauskselt registreeritud kaubamärgi identsus või segiajamist põhjustava sarnasus vaidlustaja varasema tähisega, võib olla oluline element pahausksuse olemasolu kindlakstegemisel, kuid see iseenesest ei pruugi olla piisav pahausksuse tõendamiseks.¹⁴⁴ Sellisest identse või segiajamist põhjustavalt sarnase tähise kasutamisest teadmine võib aga omakorda olla pahausksuse aluseks. Teadlikkuse elementi on kohtupraktikas loetud tõendatuks näiteks siis, kui pooled on olnud ärisuhetes, mille tulemusena ei saa kaubamärgi registreerimist taotlev isik olla varasema tähise suhtes teadmatuses.¹⁴⁵ Teadlikkust võib muu hulgas eeldada üldisest teadmisest, et tähist kasutatakse asjaomases majandussektoris ning selle teadlikkuse tõenäosus sõltub eelkõige tähise kasutamise kestusest.

Mida pikemaajaliselt on tähis kasutuses olnud, seda tõenäolisem on, et taotleja teadis tähisest juba registreerimistaotluse esitamise ajal.¹⁴⁶ Siiski ei pruugi pahausksuse tõendamiseks piisata üksnes taotleja teadlikkusest, et identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks kasutatakse identset või sarnast tähist.¹⁴⁷ See tuleneb kaalutlustest, et kaubamärgi registreerimine võib siiski olla kantud õiguspärasest eesmärgist.¹⁴⁸ Pahausksuse tõendamisel tuleb võtta arvesse ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal, mille puhul tuleks lähtuda juhtumi objektiivsetest asjaoludest, vaatamata sellele, et taotleja tahte puhul on tegemist subjektiivse elemendiga.¹⁴⁹ Igal juhul tuleks teadlikkust pahausksuse alusena hinnata iga üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaolusid.¹⁵⁰

141 EKo C-529/07 p 37–38 ja 43–44, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG versus Franz Hauswirth GmbH, ECLI:EU:C:2009:361.

142 EÜKo T-795/17 p 51, Carlos Moreira versus EUIPO, ECLI:EU:T:2019:329.

143 EÜKo T-3/18 p 34, Holzer y Cia, SA de CV versus EUIPO, ECLI:EU:T:2019:357.

144 EÜKo T-291/09 p 90, Carrols Corp. versus OHIM, ECLI:EU:T:2012:39

145 EÜKo T-321/11 p 25, Raffaello Morelli.

146 EKo C-529/07 p 39, Lindt.

147 EKo C-529/07 p 40, Lindt.

148 EKo C-529/07 p 48, Lindt.

149 EKo C-529/07 p 41-42, Lindt.

150 EÜKo T-33/11 p 27, Peeters Landbouwmachines BV versus OHIM, ECLI:EU:T:2012:77.

39 Autorile teadaolevalt ei ole Eesti ega ka EL tasandil kohtupraktikas varasemalt analüüsitud, kas varasema domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine võib olla pahauskne KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Üksikuid selliseid juhtumeid on siiski analüüsinud TOAK, kes on leidnud, et pelgalt teadmine kaubamärgiga sarnasest varasemast domeeninimest ei anna iseenesest alust pidada kaubamärgi registreerimise taotlust pahauskseks.¹⁵¹ Selline seisukoht on kooskõlas ka eelnevalt mainitud EL kohtupraktikaga. See aga ei tähenda, et varasem domeeninimi ei saaks kunagi olla kaubamärgi registreerimise taotluse pahausksuse aluseks. TOAK praktikas on näiteks tuvastatud pahauskne registreerimine kaubamärgi „FITSTOP“ puhul, mis oli identne teisele isikule kuuluva varasema domeeninimega fitstop.ee. Konkreetsel juhul võttis TOAK pahausksuse tuvastamisel KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel lisaks tähiste kokkulangevusele arvesse seda, et poolte tegevusvaldkonnad kattusid, ning asjaolu, et sealse tugeva konkurentsi tõttu hoiavad valdkonnas tegutsejad ennast pidevalt kursis konkurentide tegevusega. Seetõttu leidis TOAK, et antud valdkonnas juba pikemat aega tegutsenud taotleja oli turusegmendis toimuvaga hästi kursis, mistõttu ei saanud kaubamärgi registreerimine toimuda juhuslikult, vaid taotleja soovis teadlikult ära kasutada varasema domeeninime tuntust. Selles tulenevalt luges TOAK esitatud kaubamärgi registreerimise taotluse pahauskseks, mistõttu tühistati Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta.¹⁵²

Ülaltoodust võib järeldada, et domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine võib teoreetiliselt olla pahauskne KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses, mida kinnitab ka asjaolu, et selline käsitlus on üksikutel kordadel leidnud rakendamist ka praktikas.

Siiski puuduvad kindlad kriteeriumid, mille alusel anda hinnangut, millal konkreetselt on pahausksuse juhtumiga tegemist. Autor on seisukohal, et sellistel juhtudel tuleb lähtuda üldisest asjaomase sätte kohtupraktikast. Lisaks võib senise TOAK praktika põhjal järeldada, et pahausksuse tuvastamisel ei piisa pelgalt varasema domeeninime identsusest või sarnasusest registreeritava kaubamärgiga, vaid arvestada tuleb ka muid tegureid nagu näiteks kaubamärgi taotleja teadlikkus varasemast domeeninimest, sellise teadlikkuse ulatus ning samuti domeeninime kasutamise perioodi ja selle tuntust. Selline järeldus põhineb kaalutlusel, et pahauskne käitumine eeldab printsiibis mingisuguse ebaausa konkurentsieelise saamist.

Näiteks kui varasema domeeninime puhul on piirdutud pelgalt registreerimisega ning seda pole

151 TOAK 07.05.2013 otsus nr 1407-o.

152 TOAK 29.08.2018 otsus nr 1678-o.

40 reaalselt kunagi kasutatud, siis ei ole ka võimalik väita, et identse või sarnase kaubamärgi registreerimisega soovitakse kuidagi ära kasutada varasema domeeninime mainet või tuntust.

41 2. DOMEENINIME JA KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE VASTASTIKUNE SISU JA ULATUS

2.1. Domeeninime omaniku ainuõigused kaubamärgiomaniku suhtes

2.1.1. Domeeninime omaniku ainuõiguste sisu ja ulatus

Olles eelnevalt tuvastanud domeeninimede puhul õiguskaitse võimalikkuse, on järgnevalt põhjendatud uurida, milline on selle õiguskaitse täpsem sisu ja ulatus. Lähtuvalt magistritöö

Olles eelnevalt tuvastanud domeeninimede puhul õiguskaitse võimalikkuse, on järgnevalt põhjendatud uurida, milline on selle õiguskaitse täpsem sisu ja ulatus. Lähtuvalt magistritöö

Im Dokument TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse osakond Maido Maasepp DOMEENINIME ÕIGUSKAITSE JA SELLE SUHE KAUBAMÄRGIGA Magistritöö Juhendaja MJur Gea Lepik Tartu 2021 (Seite 31-0)