Vorwort V Abkürzungen und Akronyme XVII Kapitel 1: Einführung - Zum besseren Verständnis des ameri-
kanischen Markenwesens 1 Kapitel 2: Was ist eine Marke? Was kann als Marke geschützt
werden? 11 A. Was ist eine Marke? 11 I. Terminologie 12 II. Handelsmarken 13
1. Unkonventionelle Handelsmarken (Töne, Gerü-
che, Geschmäcke usw.) 15 2. Farben 15 3. Töne 16 4. Geschmäcke 18 III. Dienstleistungsmarken 19 IV. Zertifikatsmarken 21 V. Kollektivmarken 22 B. Unterscheidungskraft (»distinctiveness«) und Marken-
schutz 23 L Generisch 27 1. Keine Eintragung für generische Marken 30 2. Nichteintragbarkeit der generischen Begriffe;
Löschung 32 II. Beschreibende Natur 33 III. Verkehrsgeltung (»secondary meaning«) 36
1. Beweislast beim Nachweis von Unterschei-
dungskraft 37 2. »Aspirina« 39 IV. Suggestivität 42 V. Willkürliche / Phantasievolle Marken 45 VI. Die Stärke einer Marke kann vom einheitlichen Ein-
satz abhängen 47
VII
Bibliografische Informationen
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Kapitel 3: Die Markeneintragung auf US Bundesebene: Vor- teile einer Eintragung; Grundlagen für die bundes-
weite Eintragung 49 A. Rechte unter dem Common Law 49 B. Vorteile einer Markeneintragung auf Bundesebene - All-
gemeines 51 I. Grundsätzliches zur Eintragung 53 II. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem
Principal Register und dem Supplemental Register . 56 III. Vorteile einer Eintragung im Supplemental Register 61 IV. Vorteile des Principal Register und des Supplemen-
tal Register 62 V. Vorteile der Benutzung des ® Symbols 63 C. Grundlagen für eine US-Registrierung 64
L Eintragungsgrundlage (»application basis«): Tat- sächliche Benutzung (actual use) (Lanham Act Sec-
tion l(a)) 64 II. Eintragungsgrundlage (application basis): Beabsich-
tigte Benutzung (Intent-to-Use = ITU) (Lanham
Act Section l(b)) 68 III. Eintragungsgrundlage (application basis): Anträge,
die sich auf vorangegangene ausländische Anträge (Lanham Act § 44(d) oder auf ausländische Eintra-
gungen (Lanham Act § 44(e)) stützen 72 IV. Eintragungsgrundlage: Ausländische Anmeldung
(§44(d)) 73 V. Eintragungsgrundlage: Ausländische Eintragung
(§44(e)) 73 VI. Eintragungsgrundlage (application basis): Anträge,
die auf der Bitte um Ausweitung des Schutzes einer internationalen Eintragung beruhen (Madrid
Protocol) (Lanham Act § 66(a)) 76 VIL Gesetzliche Grundlagen (statutory bases) für eine
US-Eintragung - Zusammenfassung 80 Kapitel 4: Markeneintragung auf US Bundesebene: Bestand-
teile des Antrags, Durchführungsgrundlagen 85 A. Die Bestandteile eines Antrags - Allgemeines 85 B. Antragsinhalt - Erfordernisse für die verschiedenen
gesetzlichen Antragsgrundlagen 87
VIII
I. Bestandteile eines Antrags - Voraussetzungen für die Gewährung eines Hinterlegungsdatums (»filing
date«) 92 IL »Geltendes« Hinterlegungsdatum (»>effective< filing
date«) und Prioritätsansprüche (»claims of prio-
rity«) 93 III. Tatsächliches Hinterlegungsdatum (»actual filing
date«) 93 IV. Ansprüche auf Priorität für »ausländische« Anträge
oder Eintragungen etc 94 V. Anträge unter § 44(e) (ausländische Eintragungen) . 95 VI. Priorität für einen Antrag unter § 66 (Bitte um
Schutzausweitung unter dem Madrider Protokoll) . 96 VII. Zeichnungen (»drawings«) 98 VIII. Muster (»spécimens«) 104 1. Was ist ein Muster? 105 2. Vorlage einer Zeichnung und eines Musters. . . . 107 IX. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (»iden-
tification of goods and services«); Benennung von
Waren- und Dienstleistungsklassen 108 X. Klassifizierung (»classification«) 112 C. Wer kann eine Eintragung beantragen? 113 L »Natürliche« und »juristische« Personen 115 II. Staatsbürgerschaft des Antragstellers, Adresse usw. 116 D. Andere Antragsvoraussetzungen 117
L Vorschriftsgemäße Identifizierung des Antragstel-
lers 120 II. Wie kann die Anmeldung erfolgen? 120 III. Beglaubigung, Unterschrift und Beeidigung (oder
Erklärung) 123 IV. Was geschieht mit dem Antrag nach seiner Einrei-
chung? 127 E. Amtsbescheide 130 F. Antworten auf Amtsbescheide 132 L »Erneute Prüfung« (»reexamination«) 132 II. Einspruchsfrist und Eintragung 134 Kapitel 5: Die Eintragung einer Marke auf US (Bundes-)
Ebene - Eintragungshindernisse 137 A. § 2 des Lanham Act: Marken, die keinen Anspruch auf
Eintragung haben (mit gewissen Ausnahmen) 139
IX
B. § 2(a): Anstößige, täuschende oder sittenwidrige Zeichen
(immoral, deceptive, or scandalous matter) 141 C. § 2(e)(l) des Lanham Act (Täuschung) 148 D. § 2(b) des Lanham Act 151 E. § 2(c) des Lanham Act 152 F. § 2(d) des Lanham Act 154
L - »Concurrent Use«-Verfahren und Einwilligungs-
abrede : 158
II. - Die Doktrin ausländischer Äquivalente (doctrine
of foreign équivalents) 161 G. § 2(e) des Lanham Act 163 Kapitel 6: Handelsaufmachung, unlauterer Wettbewerb,
betrügerische Werbung und damit zusammenhän-
gende Konzepte jenseits traditioneller Marken . . . . 175 A. Handelsaufmachung 175
I. Schutz für nicht eingetragene Marken und Aufma-
chungen 176 II. Handelsaufmachung und »innewohnende Unter-
scheidungskraft« (»inhérent distinctiveness«) - der Unterschied zwischen Warenaufmachung und Ver-
packungsaufmachung 179 III. Verpackungsaufmachung oder Warenaufmachung? 186 IV. Handelsaufmachung darf nicht funktioneil sein. . . . 190 V. Kann Farbe als schutzfähige Handelsaufmachung
dienen? 195 VI. Ein Beispiel eines Handelsaufmachungsantrags . . . . 197 VII. Fragen im Zusammenhang mit der Verletzung von
Handelsaufmachungen 198 VIII. Die Vorteile einer Eintragung der Handelsaufma-
chung 198 B. Gesetzlicher Schutz gegen unlauteren Wettbewerb
(unfair compétition), betrügerische Werbung (false adver-
tising) etc 200 C. Falsche Herkunftskennzeichnungen, falsche Empfehlun-
gen, betrügerische Werbung (Werbebetrug) (false désigna-
tion of origin; false endorsement; false advertisement) . . . 202 L »Markenherabsetzung« (»trademark disparage-
ment«) 208 II. Markenschreierisches Anpreisen und subjektive
Aussagen (puffery and subjective Statements) 211
Kapitel 7: Verwechslungsgefahr und Markenverletzung 219 A. Verletzung 219
I. Vorgeschriebene Elemente bei einer Verletzungs-
klage 222 II. Verwechslungsgefahr (likelihood of c o n f u s i o n ) . . . . 222 III. Die Frage von »likelihood of confusion« wahrend
der Prüfung eines Antrags 226 IV. Wie wird Verwechslungsgefahr festgestellt? 228 1. Marken werden in ihrer Gesamtheit beurteilt. . . 229 2. »Polaroid«-Faktor: Stärke der Marke des Inha-
bers (»strength of the owner's mark«) 230 3. »Polaroid«-Faktor: Ähnlichkeit der Marken
(»similarity of the marks«) 231 4. »Polaroid«-Faktor: Die Ähnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen sowie die Beziehung zwi- schen den Waren und Dienstleistungen (»simila- rity of, and relationship between, the goods and
services«) 240 5. »Polaroid«-Faktor: Tatsächliche Verwechslun-
gen (»actual confusion«) 242 6. »Polaroid«-Faktor: Schließen der Marktlücke
(»bridging thè gap«) 242 7. »Polaroid«-Faktor: Gutgläubigkeit seitens des
Beklagten (»defendanťs good faith«) 243 8. »Polaroid« Faktor: Die Qualität der Waren
oder Dienstleistungen des Beklagten (»the qua-
lity of the defendanťs goods or services«) 243 9. »Polaroid«-Faktor: Die Erfahrenheit der Käufer
(»the sophistication of the purchasers«) 244 V. Andere Fragen im Zusammenhang mit Verwechs-
lungsgefahr 245 B. Verwechslungsarten 247 I. »Initial interest confusion« 248 IL Andere Arten von Verwirrung 250 III. »Reverse confusion« 251 C. »Related companies« und Verwechslungsgefahr 252 D. Verwechslungsgefahr und Aufmachungsverletzung 255 Kapitel 8: Gerichtsverfahren aufgrund von Markenverlet-
zung, Klageanspruchsgrundlage und Rechtsmittel 257 A. »Claims« und »counts« und »causes of action« 257 XI
L Unzulänglichkeit der »pleadings« / Defekte an den
»pleadings«. 261 II. Geltendmachung von einem oder mehreren »cause/s
of action« 262 B. Direkte und indirekte (mittelbare) Verletzung 266 C. »Nominative fair use« (Nominelle freie Benutzung); »fair
use« (Freie Benutzung) 270 D. »Contributory infringement« (Mittelbare Verletzung; Bei-
hilfe zur Verletzung) 273 E. »Famous marks« und »dilution« (Bekannte Marken und
Verwässerung) 275 F. »Cybersquatting« 284 G. Überblick über die Rechte eines Markeninhabers und die
gesetzlich festgelegten Rechtsbehelfe bei Markenverlet-
zung unter dem Lanham Act 293 I. § 32(1): Zivilklagen gegen einen unberechtigten
Benutzer 293 II. § 32(2): Einschränkungen bei den Rechtsmitteln für
einen Markeninhaber bei einer Klage unter § 43(a) (Falschwerbung etc.) und einer Klage unter § 43(d)
(cybersquatting) 294 III. § 33: Die Eintragung als Beweis für die Rechte
eines Anmelders 295 1. »Incontestable« Marken 295 IV. § 34: Gerichtliche Anordnungen/Verfügungen
(»injunctions«) 296 V. § 35: Zuerkennung (1) des Gewinns des Beklagten,
(2) von Schadensersatz und (3) von »Kosten« 297 VI. § 36: Vernichtung von verletzenden Artikeln
(destruction of infringing articles) 300 VIL § 37: Die Vollmacht von US-Gerichten bei Eintra-
gungen auf Bundesebene 300 VIII. § 38: Betrug (»fraud«) 300 IX. § 39: Zuständigkeit (jurisdiction) 301 X. § 40: Souveräne Immunität (»sovereign immunity«) 301 XL § 41: Vorschriften und Bestimmungen 301 XII. § 42: Verbot gegen die Einfuhr von Waren, die ver-
letzende Marken oder Namen tragen 302 H. Rechtsbehelfe im Falle von Verletzung: (I.) Gerichtliche
Verfügung, (II.) einstweilige Verfügung und (III.) tempo- räre einstweilige Unterlassungsverfügung (einstweilige
Verfügung im Eilverfahren) 302 I. Permanente gerichtliche Verfügung 303 XII
IL Einstweilige Verfügung 303 III. Temporäre einstweilige Unterlassungsverfügung
(einstweilige Verfügung im Eilverfahren) (»tempo-
rary restraining order«) 305 I. Rechtsbehelfe im Falle von Verletzung: Geldlicher Scha-
densersatz (»monetary damages«) 306 J. Rechtsbehelfe im Falle von Verletzung: Gewinn des
Beklagten (Verletzers) (»defendanťs (infringer's) pro-
fits«) 310 K. Rechtsbehelfe im Falle von Verletzung: Rechtsanwalts-
kosten, Kosten 312 L. Rechtsbehelfe im Falle von Verletzung: Vernichtung der
verletzenden Waren; richtigstellende Werbung 313 M. »Nachgeahmte Marken« (»counterfeit marks«) 315
I. Zivilrechtliche Rechtsbehelfe bei Verletzungen im Zusammenhang mit »nachgeahmten Marken«:
Beschlagnahme von Waren 320 II. Zivilrechtliche Rechtsbehelfe bei Verletzungen im
Zusammenhang mit »nachgeahmten Marken«: Scha- densersatz unter dem Gesetz 322 III. Zivilrechtliche Rechtsbehelfe bei Verletzungen im
Zusammenhang mit »nachgeahmten Marken«: Drei- facher Schadenersatz 323 IV. Strafrechtliche Sanktionen in Verbindung mit
»nachgeahmten Marken« 324 N. Missachtung des Gerichts (»contempi«) 327 Kapitel 9: Einreden gegen Verletzung; Beweislast 331 A. Einreden (Allgemein) 331
L »Prima facie validity« (Anscheinsbeweis der Gültig- keit) 331 II. Unanfechtbarkeit (»incontestability«): Angriffe,
Defekte, Einreden 334 III. Angriffe gegen die geltend gemachte Marke des Klä-
gers 338 IV. Anzweifeln der Markeneintragung 344 V. Bestreiten rechtswidriger Handlungen und andere
entlastende Behauptungen 350 VI. »First Amendment« und »freie Benutzung« 350
XIII
VIL Aktive Einreden, »avoidance« (d.h. Einrede ohne Leugnen des Klagevorbringens), billigkeitsrechtli- che Einreden (z.B. »unclean hands«, (schuldhafte) Verwirkung (»laches«), rechtshemmender Einwand (»estoppel«), stillschweigende Duldung (»acquie- scence«), Betrug (»fraud«), Irrtum (»mistake«) und
früheres Urteil (»prior judgment«)) 355 B. Element einer Verletzungsfeststellung 368 C. Einschränkungen bei Rechtsbehelfen 369 Kapitel 10: TTAB Inter-Partes-Verfahr en, Ex-Par te-Verfahr en
sowie Verlust von Markenrechten 371 A. Verfahren vor dem TTAB 371 B. Inter-Partes-Verfahren vor dem TTAB 372
L »Discovery« und »testimony periods«: Die Beweis-
aufnahme in Verfahren vor dem TTAB 375 II. »Testimony dépositions« (Zeugenvernehmungen):
Schriftlich und mündlich 379 III. Entscheidungen 380 IV. Anträge bei Inter-Partes-Verfahren vor dem TTAB 381 V. Rechtsbehelfe im TTAB-Verfahren 383 C. Ex-Parte-Verfahren vor dem TTAB: Beschwerden beim
TTAB im Zusammenhang mit Entscheidungen des Prü-
fungsanwalts im USPTO 384 D. »Beschwerde« aus Verfahren vor dem TTAB 386 E. »Oppositions« (Einsprüche) 388 F. Löschungen (»cancellations«) 396 G. »Concurrent-use«-Verfahren 399 H. »Interférence« (Kollisionen) 402 I. Der Verlust von Markenrechten 404 Anhang 1 USPTO-Markenrichtlinien: 37 CFR; »Trademark
Rules« / »Régulations« [Inhaltsverzeichnis] 407 Anhang 2 US-Bundesmarkengesetz: 15 USC; »Trademark
Act« / »Lanham Act« (mit Umrechnungstabelle) . . 421 Anhang 3 Anti-Fälschungsgesetz (18 USC §2320); Merchan-
dise hearing American trademark (19 USC §1526);
und Establishment of USPTO (35 USC §1 - 4 2 ) . . . 499
XIV
Anhang 4 Muster 527 Anhang 4a Muster Anmeldung, Amtsbescheid, Erwiderung. . 527 Anhang 4b Muster Anmeldung - TMEP 541 Anhang 4c Muster - EXAMINATION ATTORNEY'S
APPEAL BRIEF 551 Anhang 4d Muster Opposition 555 Anhang 4e Forms for Application/Prosecution (Trademark
Electronic Application System / TEAS) 559 Anhang 5 Relevanten Datenbanken 563 Anhang 6 Zitierte Entscheidungen 565 Anhang 7 Hinweis auf Gebühren 579 Anhang 8 Zitierte Gesetzes- und Verordnungsstellen 581
Anhang 8a Zitierte Gesetzes- und Verordnungsstellen - Lan- ham Act / 15 USC 581 Anhang 8b Zitierte Gesetzes- und Verordungsstellen -
Rules / Régulations 587 Anhang 8c Zitierte Gesetzes- und Verordungsstellen - Trade-
mark Manual of Examining Procedure (TMEP). . 591 Anhang 9 Glossar 597 Sachregister 601
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